상표사용의사 확인제도

상표사용의사 확인제도

[비주얼]

상표등록을 받을 수 있는 자는 권리능력을 가져야 하며, 권리적격을 갖추어야 한다. 우리나라에서 상표권에 관한 권리를 누릴 수 있는 자로서, 권리능력에 대해서는 민법상의 규정이 상표법에 적용된다. 다만, 외국인의 권리능력에 대해서는 별도의 규정을 두고 있다. 외국인의 경우 국내에 주소나 영업소를 두고 있는 자는 문제되지 않으나, 이에 해당하지 않는 경우에는 원칙적으로 권리능력을 인정하지 않되, 조약 및 상호주의에 입각하여 예외적으로 재외자에 대하여 권리를 인정하여 주고 있다(§27).

국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 상표법이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있다(§3). 즉 상표등록을 받기 위해서는 최소한 상표사용의사가 있어야 한다. 

우리나라 상표법이 선출원주의를 채택하고 있는 이상 상표의 사용여부와 무관하게 하루라도 먼저 출원을 하지 않으면 안 될 것이다. 따라서 실제로 상표등록출원 시에서 사용하고 있는 상표는 그리 많지 않을 것이다. 

현행 상표법은 출원 시에 상표를 사용하고 있을 것을 요구하지 않고, 등록여부결정 시에 장래 상표를 사용할 의사가 있다고 인정되기만 하면 원칙적으로 상표등록결정을 한다. 그러나 그 사용의사의 사실유무를 정확히 판단한다는 것은 매우 어려운 일이다. [각주: 이와 같이 자기의 업무에 관련된 상품에 대하여 상표를 사용할 의사가 있음을 판단하기 위하여 1999.1.1. 시행 상표법시행규칙 이전의 서식에 의하면 출원서에 “상표의 사용(예정)연도”를 기재하도록 되어 있었다. 그러나 실제 기입하지 않은 경우가 많았고 또 기입하지 않았다 하더라도 하등 불이익을 받지 않은 것이 관례화되어 있었다. / 구 각주: 참고로 일본의 유사 예를 소개해 보면 상표법 시행규칙 제1조의 별지 양식 제1, 제2, 제3을 개정하여 등록출원시 출원서에 등록출원인의 업무를 기재하도록 의무화하였다(1957년 6월 25일 공포). 이에 따라 출원서에 업무가 기재되지 않은 때에는 방식위반으로 보정명령을 하고 만약 보정명령에 응하지 않았을 때는 출원무효처분을 하였다.)]

2011년 개정 상표법 이전에는 상표의 사용의사가 없는 상표의 등록을 배제하기 위한 명시적인 규정이 없었고, 이에 대한 판례의 태도도 명확하지 않았다. 따라서 상표사용의사 없는 상표에 대한 출원에 대하여 주로 상표의 정의 규정에 반하는 것인지 또는 공공의 질서･선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당하는지 등이 쟁점이 되어 왔다.

특허법원의 판례 중 사용의사의 유무를 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하며 사용의사가 없는 경우 정의규정에 위반된다고 한 것과, 등록거절이유나 무효사유로 정하지 않고 불사용 취소심판을 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때 사용의사가 없는 경우를 표장의 정의에 합치하지 아니하다고 보기 어렵다는 것이 있었다. 상표의 자타상품 식별력은 상표의 본질적 기능이며, 업무상의 신용은 상품에 사용됨으로써 비로소 상표에 화체되는 것이므로 상표를 상품에 사용하는 것은 상표의 존립목적이기도 하다. 따라서 상표법에 의한 출원인의 상표사용의사표시가 상표등록과의 관계에서 대단히 중요한 법적, 제도적 의미를 지니고 있으므로 방식심사를 이 분야에까지 확대함은 물론 실체심사에서의 결정 시 상표사용의 개연성을 판단하기 위한 일련의 조치가 필요하다. 그러나 현행법 체제하에서 어려움이 있고 운용상 많은 문제점이 예상된다면 장기적인 안목에서 법과 운용의 조화를 통해서 상표제도의 취지에 접근해 나아가는 것이 바람직할 것이다.