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[판례 전문]

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대법원ᅠ2010.5.13.ᅠ선고ᅠ2008후2800ᅠ판결ᅠ【등록무효(디)】

[공2010상,1163]

【판시사항】

[1] 디자인보호법 제5조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작될 수 있는 것도 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는지 여부 및 그 규정의 취지

[2] 대상물품을 ‘전력계 박스’로 하는 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상디자인을 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 원심의 판단을 수긍한 사례

【판결요지】

[1] 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, / 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, / 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

[2] 대상물품을 ‘전력계 박스’로 하는 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상디자인의 빗물 또는 햇빛 가리개를 투시창별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통하여 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 원심의 판단을 수긍한 사례.

【참조조문】

[1] 디자인보호법 제5조 제2항 / [2] 디자인보호법 제5조 제2항

【전 문】

【원고, 상고인】ᅠ 원고 (소송대리인 변리사 강경찬외 1인)

【피고, 피상고인】ᅠ 피고 (소송대리인 법무법인 법여울 담당변호사 김병진외 1인)

【원심판결】

ᅠ 특허법원 2008. 7. 9. 선고 2008허2664 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 대상물품을 ‘전력계 박스’로 하는 이 사건 등록디자인(등록번호 제435126호)과 원심 판시의 비교대상디자인을 대비하여, 양 디자인은 세로로 긴 직사각형의 몸통에서 모서리와 윗부분을 원형의 곡선으로 부드럽게 처리한 점, 두 개의 다소 돌출된 정사각형 투시창을 상부 쪽에 치우친 곳에 나란히 형성한 점, 투시창 위에 돌출된 빗물 또는 햇빛 가리개를 두고 있는 점, 전력계함을 상부와 하부의 개폐창으로 분리하고 있고 그 구분선이 하부 쪽에 치우치게 위치하고 있는 점 등에서 동일하고, 다만 빗물 또는 햇빛 가리개가 투시창별로 눈썹과 같이 2개로 형성되었는지 아니면 모자의 챙처럼 1개로 형성되었는지 여부, 투시창의 외곽선 모양, 몸통 부분의 장식 형태, 상단 부분에 가느다란 3개의 선을 두고 있는지 여부 등에서 차이가 있음을 인정한 다음, 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인의 빗물 또는 햇빛 가리개를 투시창별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통하여 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 디자인의 창작용이성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ양승태 ( 재판장 ) ᅠᅠ김지형ᅠᅠ전수안 ( 주심 ) ᅠᅠ양창수ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2010.05.13. 선고 2008후2800 판결 등록무효(디) [공2010상,1163])

 


☞ 구 의장법 제5조 제2항은 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 그 의장이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 의장등록을 받을 수 없다는 취지라고 해석함이 타당하다고 할 것인바, 이러한 관점에서 본원의장을 살펴보면 본원의장이 원심판시와 같이 일자형의 길고 좁은 금속재를 변형한 것이기는 하지만 그 형상이 본래의 형상이나 모양과 판이하게 다를 뿐 아니라, 위 클립이 브라운관의 프레임과 인너실드를 용접에 의하여 결합시켜 온 종전의 방법을 개선하기 위하여 제작된 것이라는 점에 비추어 볼 때에 텔레비젼수상기나 그 부품을 생산하는 업자들이면 누구나 그와 같은 형상이나 모양의 의장을 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵고, 또 본원의장은 나름대로 특별한 미감적 가치를 지니고 있다고 하지 않을 수 없다.




[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ1991.9.24.ᅠ선고ᅠ91후28ᅠ판결ᅠ【거절사정】

[공1991.11.15.(908),2621]

【판시사항】【판결요지】일자형의 길고 좁은 금속재를 텔레비젼 브라운관의 프레임에 인너실드를 고정시키기 위하여 프레임의 구성과 인너실드의 형성된 홈에 맞게 적당히 구부려 형성된 클립에 관한 의장이 금속재 본래의 형상이나 모양과 판이하게 다를 뿐아니라, 위 클립이 브라운관의 프레임과 인너실드를 용접에 의하여 결합시켜 온 종전의 방법을 개선하기 위하여 제작된 것이라는 점에 비추어 볼 때 객관적 창작성을 갖고 있고, 또 나름대로 특별한 미감적 가치를 지니고 있다고 본 사례.

【참조조문】 구 의장법 (1990.1.13. 법률 제4208호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항

【전 문】 【주 문】 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 출원인의 상고이유를 본다.

원심결 이유에 의하면 원심은 본원의장은 일자형(일자형)의 길고 좁은 금속재를 텔레비젼 브라운관의 프레임에 인너실드를 고정시키기 위하여 프레임의 구성과 인너실드에 형성된 홈의 형태에 맞게 적당히 구부려 형성된 것으로 이는 구멍과 인너실드의 홈의 형상에 따라 거기에 맞게끔 일자형의 금속재를 적당히 구부려 변형시켜서 사용이 가능한 것이며 이 클립을 홈에 맞게 절곡하여 본원의장과 같은 형상모양을 만들었다 하여 거기에 특별한 의장적 심미감이나지능적 고안이 있는 것이라 보기는 어렵고 이러한 형상모양은 통상의 지식을 가진 자라면 일자형의 판재를 가지고 용이하게 변형하여 실시할 수 있다는 이유로 본원의장을 구 의장법(1990.1.13. 법률 제4208호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항의 규정을 적용하여 거절사정한 원사정을 유지하였다.

그러나 구 의장법 제5조 제2항은 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 그 의장이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 의장등록을 받을 수 없다는 취지라고 해석함이 타당하다고 할 것인바, / 이러한 관점에서 본원의장을 살펴보면 본원의장이 원심판시와 같이 일자형의 길고 좁은 금속재를 변형한 것이기는 하지만 그 형상이 본래의 형상이나 모양과 판이하게 다를 뿐 아니라, 위 클립이 브라운관의 프레임과 인너실드를 용접에 의하여 결합시켜 온 종전의 방법을 개선하기 위하여 제작된 것이라는 점에 비추어 볼 때에 텔레비젼수상기나 그 부품을 생산하는 업자들이면 누구나 그와 같은 형상이나 모양의 의장을 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵고, 또 본원의장은 나름대로 특별한 미감적 가치를 지니고 있다고 하지 않을 수 없다.

결국 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 거절사정을 유지한 것은 구 의장법 제5조 제2항 소정의 창작성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법을 저지른 것이라고 하지 않을 수 없다. 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ배만운 ( 재판장 ) ᅠᅠ이회창ᅠᅠ이재성ᅠᅠ김석수ᅠᅠ


(출처 : 대법원 1991.09.24. 선고 91후28 판결 거절사정 [공1991.11.15.(908),2621])

 


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[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2001. 4. 10.ᅠ선고ᅠ98후591ᅠ판결ᅠ【거절사정(의)】

[공2001.6.1.(131),1160]

【판시사항】

[1] 구 의장법 제5조 제2항의 규정 취지

[2] 출원의장이 구 의장법 제5조 제2항에서 정한 주지의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장에 해당하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항에서 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로부터 당업자(당해 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자)가 용이하게 창작할 수 있는 것은 의장등록을 받을 수 없도록 규정한 취지는 / 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 당업자라면 누구나 그 의장이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 의장등록을 받을 수 없다는 데에 있다.

[2] 출원의장이 내·외부의 규모, 요홈의 배열, 색감의 대비 등 전체의 구성 측면에서 볼 때, 화장품 용기에 있어서 주지의 형상·모양이라거나 출원의장의 창작이 주지의 입체적 직사각형 통을 화장품 용기에 맞도록 하기 위하여 당업자라면 누구나 가할 수 있는 정도의 변화에 지나지 않는다고 볼 수는 없다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항 / [2] 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항

【참조판례】

[1] 대법원 1991. 9. 24. 선고 91후28 판결(공1991, 2621)

【전 문】

【출원인,상고인】ᅠ 주식회사 태평양 (소송대리인 변리사 하문수)

【상대방,피상고인】ᅠ 특허청장

【원심심결】 특허청 항고심판소 1997. 12. 30. 선고 97항원195 심결

【주문】 원심심결을 파기하여 사건을 특허심판원에 환송한다.

【이유】

원심은 그의 채용증거들을 종합하여, 이 사건 출원의장은 화장품 용기의 뚜껑과 본체를 같은 두께의 크기로 형성하고, 배면에 일정한 간격으로 두 개의 경첩을 결합하여 열고 닫을 수 있도록 하였으며, 내부에 별도의 용기를 부설하고 그 용기에는 요홈으로 형성된 8개의 동일한 홈이 형성되어 화장품을 담을 수 있게 하였는데, 연필통과 같은 직사각형의 통과 그 통에 내장된 8개의 요홈으로 형성된 용기는 흔히 볼 수 있는 형상·모양으로서, 이 사건 출원의장은 주지의 입체적 직사각형 통의 형상·모양에 상업적·기능적 변형을 가한 정도에 불과하여 당해 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 창작할 수 있는 의장에 해당한다는 요지로 판단하였다.

구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항에서 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로부터 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 것은 의장등록을 받을 수 없도록 규정한 취지는 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 당업자라면 누구나 그 의장이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 의장등록을 받을 수 없다는 데에 있다 할 것이다(대법원 1991. 9. 24. 선고 91후28 판결 참조).

기록에 의하니, 이 사건 출원의장은 직육면체 형상의 외부 용기와 다수의 요홈을 가진 내부 용기가 결합되어 구성되어 있고, 요홈은 긴 직사각형 형상의 요홈 1개와 그 요홈의 가로변 아래에 서로 대응되게 동일한 간격으로 배치된 작은 사각형 형상의 요홈 8개로 구성되어 있는바, 내·외부의 규모, 요홈의 배열, 색감의 대비 등 전체의 구성측면에서 볼 때 출원의장이 화장품 용기에 있어서 주지의 형상·모양이라거나 출원의장의 창작이 주지의 입체적 직사각형 통을 화장품 용기에 맞도록 하기 위하여 당업자라면 누구나 가할 수 있는 정도의 변화에 지나지 않는다고 볼 수는 없다 할 것이다.

결국, 동일 또는 유사한 공지의장에 관한 증거가 전혀 제시되지 아니한 이 사건에서 원심이 출원의장은 주지의 형상·모양으로부터 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 것에 해당된다고 단정한 데에는 의장의 창작성에 관한 법리오해로 심결결과에 영향을 끼친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이를 받아들인다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 특허심판원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ강신욱 ( 재판장 ) ᅠᅠ조무제 ( 주심 ) ᅠᅠ이용우ᅠᅠ이강국ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2001.04.10. 선고 98후591 판결 거절사정(의) [공2001.6.1.(131),1160])

 


☞ 1980년 출원, 등록된 디자인. 의장등록을 받기 위하여는 신규성과 창작성을 요건으로 하고, 의장이 과거 및 현재의 것을 기초로 한 경우에는 거기에 새로운 미감을 주는 고안자의 미적고안이 결합되어 그 전체에서 다른 미감적 가치가 인정되어야 하며, / 과거 및 현재의 것과 다른 미감적 가치가 인정되는가 여부는 의장을 구성하는 개발적인 요소들을 부분적으로 관찰하여 비교판단할 것이 아니라 그 의장을 구성하는 각 요소들을 전체적으로 관찰하여 그 각 요소가 혼합일체화 된 전체에 대한 시각에 의하여 판단하여야 한다 할 것이므로(당원 1987.8.18. 선고 86후37 판결; 1987.5.12. 선고 87후23 판결; 1986.12.23. 선고 85후27 판결; 1986.9.23. 선고 86후13 판결 각 참조), / 부분적으로는 진보성이 인정된다 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그것은 단순히 공지, 공용의 고안의 상업적, 기능적 변형에 지나지 아니한 것이어서 창작성을 인정할 수 없다 할 것이다.

[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ1989.9.26.ᅠ선고ᅠ88후141ᅠ판결ᅠ【의장등록무효】

[공1989.11.15.(860),1583]

【판시사항】 기존의장을 기초로 한 새로운 의장등록의 요건과 그 판단방법

【판결요지】 의장등록을 받기 위하여는 신규성창작성을 요건으로 하고, 의장이 과거 및 현재의 것을 기초로 한 경우에는 거기에 새로운 미감을 주는 미적고안이 결합되어 그 전체에서 다른 미감적 가치가 인정되어야 하며, 그 여부는 의장을 구성하는 개별적인 요소들을 부분적으로 관찰하여 비교, 판단할 것이 아니라 그 의장을 구성하는 각 요소들이 혼합일체화 된 전체에 대한 시각에 의하여 판단하여야 한다.

【참조조문】 의장법 제2조, 제5조

【참조판례】대법원 1986.9.23. 선고 86후13 판결, 1986.12.23. 선고 85후27 판결, 1987.5.12. 선고 87후23 판결, 1987.8.18. 선고 86후37 판결

【전 문】

【심판청구인, 상고인】ᅠ 한국부직포공업협동조합 소송대리인 변리사 김태규 외 1인

【피심청구인, 피상고인】ᅠ 채이순 외 1인 피심판청구인들 소송대리인 변리사 서대석

【원 심 결】 ᅠ 특허청 1987.12.30. 자 1985년 항고심판당 제141호 심결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록 의장은 와 같은 모양의 다공성 평직포를 부직포위에 접착한 형상과 모양의 결합이라고 인정한 다음 공지, 공용되는 원리에 의한 의장이라고 하더라도 그 직포의 경사와 위사의 굵기 및 그 직조의 소밀의 정도에 따른 공간부등의 차이로 의장적 심미감을 달리할 수 있으므로 이 사건 등록의장은 일반수요자로 하여금 새로운 심미감을 감득하게 하는 의장으로서 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 없는 의장이라고 인정된다고 판단하고 있다.

그러나 의장등록을 받기 위하여는 신규성과 창작성을 요건으로 하고, 의장이 과거 및 현재의 것을 기초로 한 경우에는 거기에 새로운 미감을 주는 고안자의 미적고안이 결합되어 그 전체에서 다른 미감적 가치가 인정되어야 하며, / 과거 및 현재의 것과 다른 미감적 가치가 인정되는가 여부는 의장을 구성하는 개발적인 요소들을 부분적으로 관찰하여 비교판단할 것이 아니라 그 의장을 구성하는 각 요소들을 전체적으로 관찰하여 그 각 요소가 혼합일체화 된 전체에 대한 시각에 의하여 판단하여야 한다 할 것이므로(당원 1987.8.18. 선고 86후37 판결; 1987.5.12. 선고 87후23 판결; 1986.12.23. 선고 85후27 판결; 1986.9.23. 선고 86후13 판결 각 참조), / 부분적으로는 진보성이 인정된다 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그것은 단순히 공지, 공용의 고안의 상업적, 기능적 변형에 지나지 아니한 것이어서 창작성을 인정할 수 없다 할 것이다.

그런데 기록에 의하면, 평직은 이미 일반화 된 직조방법의 하나로서 널리 이용되는 것이고, 부직포위에 평직포를 접착하여 새로운 형상을 작출하는 방법도 공지, 공용되고 있음이 인정되므로 그 평직포의 경사와 위사의 굵기, 조직의 소밀 등은 그 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 변형 창작할 수 있는 고안에 불과하다 할 것이고, 또 이 사건 등록의 장을 전체적으로 관찰하여 보아도 일반수요자로 하여금 과거 및 현재의 고안과 다른 미감을 느끼게 하는 정도의 새로운 의장이라고는 볼 수 없다 할 것이다.

그럼에도 불구하고 원심결이 이 사건 직포의 경사와 위사의 굵기 및 조직의 소밀의 정도에 따른 공간부등의 차이로 의장적 심미감을 달리한다 보고 창작성이 있다고 판단하였음은 의장의 창작성에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

따라서 원심결을 파기하고, 다시 심리하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ김주한 ( 재판장 ) ᅠᅠ배석ᅠᅠ김상원ᅠᅠ


(출처 : 대법원 1989.09.26. 선고 88후141 판결 의장등록무효 [공1989.11.15.(860),1583])

 


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대법원 2001후1983 판례 검색 안 됨.

최근, DAKS와의 분쟁도 있음. (손해배상 1억?)

[판례 전문]

☞ 특허법원ᅠ2001. 5. 24.ᅠ선고ᅠ2000허6691ᅠ판결기각ᅠ【권리범위확인(상)】:상고

[하집2001-1,723]

【판시사항】

[1]표장이 의장적 기능도 있는 경우, 상표로서의 사용에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2]구두에 사용된 (가)호 표장이 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 본 사례

[3]외관에서 유사한 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 있다고 한 사례

【판결요지】

[1]의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.

[2]구두에 사용된 (가)호 표장이 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 본 사례.

[3]외관에서 유사한 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 있다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제2조 제1항 제1호, 의장법 제2조 제1호 / [2] 상표법 제2조 제1항 제1호, 의장법 제2조 제1호 / [3] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호, 제52조 , 제75조

【참조판례】

[1] 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결(공1997상, 830), 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(공2001상, 406)

【전 문】

【원고】ᅠ주식회사 엘칸토 (소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김연수 외 1인)

【피고】ᅠ살바토레 페르라가모 이탈리아 에스. 피. 에이. (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 홍동오)

【주문】

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 2000. 8. 26. 2000당544호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

1. 기초 사실

갑 제1, 3호증, 을 제57호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

상표.

가. 이 사건 등록상표의 내용

(1) 구성;   , (2) 등록번호;제176022호,

(3)출원일/등록일/존속기간갱신등록일;1988. 6. 13./1989. 8. 2./1999. 7. 13.

(4)지정상품;가죽신, 골프화, 단화, 샌달, 슬리퍼, 장화( 상표법시행규칙 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제25류), 우산(제18류)

(5) 상표권자;피고

나. 원고의 권리범위확인심판청구( 특허심판원 2000당544호)

(1) 청구원인

 "와 같이 구성되고 "여성용 단화" 등에 사용되는 원고의 표장(이하 '(가)호 표장'이라고 한다)은 이 사건 등록상표와 유사하지 않을 뿐 아니라 순전히 미적인 상품가치를 증대시키기 위하여 사용된 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 심판결과;2000. 8. 26. 심판청구 기각.

(3) 이 사건 심결 이유의 요지

외관에 있어 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 버클모양의 끝이 둥근 직사각형과 이를 양쪽에서 연결하는 리본모양의 띠로 구성된 모티브가 동일하여 전체적으로 관찰하여 볼 때 일견하여 그 외관이 극히 유사하다 할 것이다.

원고는 (가)호 표장이 순전히 의장적으로만 사용된 것이라고 주장하고 있으나 피고가 제출한 시즌별 제품 카탈로그 사진에 의하면, 이 사건 등록상표가 구두 앞쪽에 부착되어 사용되어 왔다는 사실을 알 수 있고 일반 거래 현실에 비추어 볼 때도 구두 앞쪽 상단에 부착된 (가)호 표장이 전적으로 장식적인 기능만을 할 뿐 수요자 및 거래자가 (가)호 표장을 보고 상품출처에 관하여 전혀 인식을 하지 않는다고 보기 어렵고 원고가 제출한 증거자료만으로는 이를 단정할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표와 유사한 (가)호 표장이 동종상품인 신발류에 함께 사용할 경우 거래자나 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있으므로 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 이 사건 심결 취소사유의 요지

(가)호 표장은 입체도형장식으로서 의장적으로 사용된 것일 뿐 출처표시기능을 하는 것은 아니므로 단순한 평면도형상표인 이 사건 등록상표와 원천적으로 유사대비의 대상이 될 수 없다.

(가)호 표장은 이미 공지된 의장에 유사한 장식고안을 사용한 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

두 상표를 대비한다 하더라도, 외관에 있어서 유사하지 않으며, 입체표장인 (가)호 표장은 구두업계의 주지·저명상표인 "ELCANTO"가 안창에 표기된

실제품에 보조 장식적인 기능을 수행하기 위하여 부착되어 있고, 원고의 도형

상표인 "  "가 (가)호 표장 내에 위치하고 있기 때문에 실거래 상황에서 구체적인 출처의 오인·혼동이 발생할 수 없음에도 이 사건 심결은 이에 대하여 심리·판단하지 않은 잘못이 있다.

우리 나라에서 고급구두는 전부 상표별 또는 제조업체별 대리점에서 판매되고 있는바, 이런 상황에서는 상품 구매시 원고와 피고의 제품간에 출처의 오인·혼동이 일어날 리가 없는 것이고, 이는 원고가 시행한 설문조사 결과에 의해서도 뒷받침되고 있다.

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표와 (가)호 표장의 유사 여부

(가)호 표장은 "  "형의 금속제 장식에 입체리본이 일체로서 결합되어 있고, 금속제 장식에 원고의 영문상호를 로고화한 "  "라는 도안이 음각되어 있는바, (가)호 표장의 전체적인 구성을 살펴 볼 때 입체리본이 결합된 금속장식이 그 음각된 글자와 분리되어 인식되는 것이 부자연스럽지 않다고 할 것이므로, 이를 이 사건 등록상표와 비교하면 위 입체리본이 결합된 금속제 장식의 사시도에 해당하는 모양이 이 사건 등록상표와 동일한 정도이므로 두 표장은 전체적으로 외관이 유사하다.

(2) 원고가 (가)호 표장을 상표적으로 사용한 것인지 여부

의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

이 사건에 있어서 보건대, (가)호 표장이 주로 구두의 발등 부분에 부착되어 사용되었음은 당사자 사이에 다툼이 없고, 구두의 경우에 안창 표면이나 바닥면에 제조업체나 판매업체의 이름을 새겨 놓기도 하지만, 아래에서 보는 바와 같이 하나의 제조업체에서 여러 가지 상표를 가진 구두를 제조·판매하는 경향이 많이 있고, 사람들이 구두를 신고 다니는 경우에는 안창이나 바닥에 부착된 상표를 제3자가 볼 수 없기 때문에 구두 제조업체들이, 구두의 외부에 부착한 장식이나 무늬로 다른 회사의 제품들과 차별화하려는 경향이 많은 점 등을 종합하면, 구두의 외부에 부착된 장식의 경우는 별다른 특징이 없다거나 오랫동안 구두에 관행적으로 사용되어 온 것과 같은 모양을 하고 있지 않는 한 장식적인 기능과 함께 상품의 출처 표시로서의 기능도 하는 것이라고 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표가 구두제품에 관행적으로 오랫동안 사용되어 온 장식과 같은 모양이라고 볼 만한 증거가 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표는 양끝에 세로로 기다랗게 "일"자 모양의 구멍을 만들고 모서리가 둥글게 형성된 네모형의 버클에 리본을 일체로 결합한 독창적 모양을 하고 있는 것이므로, (가)호 표장은 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 보아야 할 것이어서, 단순히 의장적으로 사용된 것이라는 원고의 주장은 그 이유가 없다.

(3)이 사건 등록상표와 (가)호 표장에 구체적 오인·혼동의 우려가 없는지 여부

2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없고( 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 참조), (가)호 표장이 이러한 경우에 해당한다면 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 없을 것으므로 아래에서는 이에 관하여 살펴본다.

(가) 인정 사실

갑 제2, 4, 5, 9호증, 을 제1, 7, 9, 37호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제8호증의 1 내지 9, 을 제10호증의 1 내지 6, 을 제11호증의 1 내지 4, 을 제14호증의 1, 3, 을 제15호증의 1, 2, 을 제16호증의 1, 2, 을 제17호증의 1, 2, 을 제19호증의 1 내지 3, 을 제20호증의 1 내지 3, 을 제21호증, 을 제22호증의 1, 2, 5, 6, 을 제23호증의 1, 2, 을 제24호증의 1 내지 9, 12, 을 제25호증의 1, 2, 4, 5, 8, 을 제26호증의 1 내지 4, 을 제27호증의 1, 2, 3, 을 제30호증의 1 내지 5, 을 제31호증의 1 내지 4, 을 제32호증의 1 내지 5, 을 제33호증의 1 내지 9, 을 제36호증의 1, 2, 을 제38호증의 1 내지 4, 8, 14, 25, 28, 을 제39호증의 1, 2, 3, 을 제48호증, 을 제49호증의 1, 2, 을 제50호증의 1, 2, 을 제52호증의 1, 2, 을 제53호증의 1, 2, 을 제58, 59, 61, 65, 66호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

①원고가 2000년 초경 구두의 안창 표면에 원고의 상호인 "ELCANTO"라는 문자를 부착하고, 구두의 발등 부분에는 (가)호 표장을 부착한 여성용 구두를 제조하여 원고의 직영판매점 및 대리점에서 판매하였는데, 그 판매가격은 한 켤레에 10만 원 이상이었다.

②이 사건 등록상표는 소비자들 사이에 "바라(VARA)"라는 명칭으로 불리우는 피고의 대표적 상표 중의 하나로서, 피고도 이 사건 등록상표를 (가)호 표장이 부착된 것과 동일한 위치에 부착하여 사용하고 있는데, 이 사건 등록상표가 부착된 제품의 판매가격은 한 켤레에 225,000∼350,000원 정도이다.

원고와 (주)엔트랙이 공동으로 출자한 "ELCYBER"라는 이름의 인터넷 쇼핑몰에서는 원고의 제품을 주축으로 하여 여러 상표의 구두를 판매하고 있으며, 위 쇼핑몰에 원고는 이와 별도로 위 쇼핑몰의 상호를 상표로 하는 구두를 주문자상표부착방식으로 제조·공급하고 있다.

원고를 포함한 엘칸토 그룹에는 (주)브랑누아, (주)무크가 있고, 위 상호를 상표로 하는 구두 및 다른 상표의 구두들도 엘사이버 인터넷 쇼핑몰에서 함께 판매되고 있는데, 인터넷쇼핑몰을 통한 원고 제품의 매출액은 1999년 4,771,000원, 2000년 18,660,000원으로 전체 매출의 0.018∼0.021% 정도이다.

③피고의 제품을 판매하는 판매점은 전국적으로 갤러리아백화점 본점, 현대백화점 본점과 무역센터점, 신세계백화점 본점, 하이야트호텔, 롯데백화점 본점과 부산점, 대백프라자(대구)에 걸쳐 있는데, 위 판매점 외에서도 다른 수입업자들이 외국에서 피고의 구두 제품을 병행수입의 방식으로 직접 수입하여 다른 구두제품과 함께 판매하는 경우가 많다.

④신세계백화점 쇼핑몰 등 여러 업체의 인터넷 쇼핑몰에서 PRADA, GUCCI, CARTIER, CHANEL, 피고 등을 비롯한 여러 외국 상표의 구두 제품들이 국내 업체의 구두와 함께 진열 판매되고 있는데, 인터넷 쇼핑몰은 화면에 나타난 상품의 카탈로그를 보고 제품을 구매하게 되어 있으므로 일반적으로 구매하고자 하는 구두의 외관은 쉽게 인식할 수 있으나, 그 구두 안창에 부착된 상표의 모습을 정확하게 식별하기가 곤란한 경우가 많다.

⑤Pierre Cardin 상표가 부착된 제품을 국내업체가 라이센스 받아 생산·판매하기도 하고, Guy Laroche, Balenciaga 등 외국상표가 부착된 제품이 에스콰이어, 금강제화의 판매점에서 진열·판매되고 있으며, 위 판매점에서는 자신의 상호상표 외에 다른 상표를 구두 안창 바닥에 부착한 제품도 판매하고 있는데, 원고도 'MIDAS', 'Eintense' 라는 큰 글자로 된 상표를 구두 안창 표면에 부착하고, 그 옆 또는 구두 안쪽 면에 작은 글자로 'ELCANTO'라는 상호를 부기한 제품을 판매하고 있다.

(나) 판 단

이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 사용된 구두 제품의 경우에는 직영판매점이나 대리점에서 그 제조업체의 상호를 부착하여 판매하는 경우가 대부분이기는 하지만, 위 인정 사실에서 보는 바와 같이 원고를 포함한 유명 제화업체의 판매점에서도 상호상표 외에 여러 종류의 상표가 부착된 구두 및 외국의 유명 상표가 부착된 제품을 함께 진열 판매하고 있고, 이 사건 등록상표가 부착된 제품도 지정 판매점 외에 다른 판매점에서도 병행수입을 통하여 반입된 제품이 다른 회사의 제품과 함께 진열·판매되고 있으며, 최근에 인터넷을 통한 거래가 활발해 지면서, 구두의 경우에도 아직 그 매출의 규모가 큰 것은 아니지만 여러 인터넷 쇼핑몰에서 여러 업체의 제품들이 함께 판매되고 있기 때문에 특정 제화업체의 대리점에서 제품을 구매하는 수요자가 그 대리점에서 판매되는 제품의 출처를 특정 제화업체로만 여긴다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표가 부착되어 판매되는 제품과 (가)호 표장이 부착된 제품의 판매가격의 차이가 현저하지 않은 점, 피고가 생산하는 구두나 이 사건 등록상표가 부착된 구두와 같이 유명제화업체에서 제조하는 구두를 구매하는 수요자들이 그 제조업체 보다는 구두 자체의 디자인에 많은 비중을 두고 구매하는 경향이 있고, 그에 따라 제화업체들이 특정 제화업체에 제품이라는 것이 구두의 외관에도 나타나도록 구두에 부착되는 장식 자체를 자신들이 개발한 로고 형태의 상표로 만들어 눈에 띄기 쉽게 부착하는 경우가 많으며, 그 결과 구두 판매점에 진열된 제품을 보는 수요자로서는 구두 안창에 부착된 상표뿐만 아니라 구두의 외관 및 장식에 의하여 그 출처를 인식할 가능성이 많은 점 등을 종합하면, 외관에서 유사한 이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 수요자들에게 구체적인 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 없다고는 할 수 없고, 갑 제6, 7호증의 기재만으로는 이를 달리 인정하기 부족하므로 이 사건 등록상표와 (가)호 표장 사이에 구체적인 출처의 오인·혼동의 우려가 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

(4) 기 타

원고는 이 사건 등록상표는 상표법에 입체상표가 도입되기 이전에 출원·등록된 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위는 입체 표장인 (가)호 표장에 미칠 수 없다는 취지로 주장하고 있는바, 1998. 3. 1.부터 시행된 개정 상표법(법률 제5355호)에 의하여 입체상표의 등록이 처음으로 허용되었음은 당원에 현저하지만, 그렇다고 하여 위 개정법률의 시행일 이전에는 평면도형상표와 유사하게 인식될 수 있는 입체표장에 대하여 평면도형상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 보아야 할 아무런 근거가 없을 뿐 아니라, 피고가 이 사건 등록상표에 대하여 개정 상표법의 시행일 이후에 존속기간갱신등록을 하였음은 앞에서 본 바와 같고, 그 결과 이 사건 등록상표에 대하여는 개정 상표법이 적용되는 것이며, 이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 외관에서 유사함은 앞서 본 바와 같으므로 원고의 위 주장은 그 이유가 없다.

(5) 소 결

(가)호 표장이 이 사건 등록상표와 유사하고 그 사용상품도 동일하므로 그와 같은 이유로 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 이 사건 심결은 그 결론에 있어서 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사ᅠᅠᅠ김이수 ( 재판장 ) ᅠᅠ최정열ᅠᅠ강기중ᅠᅠ


(출처 : 특허법원 2001.05.24. 선고 2000허6691 판결:상고기각 권리범위확인(상) [하집2001-1,723])

 


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관련 참고: 

관련 판결:

https://casenote.kr/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%A4%91%EC%95%99%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/2011%EA%B0%80%ED%95%A9132628

https://casenote.kr/특허법원/2013허3777

http://www.youme.com/2005/ko/ymcont.asp?source=yn_088/08.asp


[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2013.3.14.ᅠ선고ᅠ2010도15512ᅠ판결ᅠ【상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반】

[공2013상,692]

【판시사항】

[1] 상표의 유사 여부를 판단하는 기준과 방법

[2] 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표와 유사한 문양의 표장이 부착된 상품을 판매하거나 판매 목적으로 전시함으로써 갑의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인의 처(처)가 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받은 사정은 피고인 사용표장의 사용이 ‘상표의 사용’에 해당하여 상표권침해로 되는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례

[3] 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제되는지 여부(소극)

[4] 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표와 유사한 문양의 표장이 부착된 상품을 판매함으로써 갑의 상품과 혼동하게 하거나 갑 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, 피고인과 그의 처(처)가 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 상표등록을 받은 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 갑 등록상표에 대한 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례

【판결요지】

[1] 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 두 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다.




[2] 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 “  ”와 유사한 “  ” 문양의 피고인 사용표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하거나 판매 목적으로 전시함으로써 갑의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 갑 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 사용된 피고인 사용표장은 실제 거래계에서 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 상표로서 사용되었고, 피고인 사용표장의 사용에 관하여 그 상표권자인 갑의 허락이 있었다거나 디자인보호법 제70조의 통상실시권 허여의 심판이 있었다는 사정이 없는 이상, 피고인의 처(처)가 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받아 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다는 점은 피고인의 처의 디자인등록출원일 전에 출원된 갑 등록상표와의 관계에서 피고인 사용표장의 사용이 상표로서의 사용에 해당하여 상표권침해로 되는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례.

[3] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고( 디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함에 있으므로( 디자인보호법 제1조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.

[4] 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 “  ”와 유사한 “  ” 문양의 표장이 부착된 가방과 지갑을 판매함으로써 갑의 상품과 혼동하게 하거나 갑 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, / 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형 각각의 상표권에 기초한 상표 사용권은 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태의 피고인 사용표장에는 미치지 아니하므로, 피고인과 그의 처(처)가 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 각각 나누어 상표등록을 받아 피고인이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 중 일부에 대하여는 상표권을 보유하고 있고, 나머지 부분에 대하여는 그 상표권의 사용허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다는 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 갑 등록상표에 대한 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호 / [2] 상표법 제66조 제1항 제1호, 제93조, 디자인보호법 제45조 제1항, 제70조 / [3] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조, 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2011. 6. 30. 법률 제10810호로 개정되기 전의 것) 제15조 제1항, 디자인보호법 제1조, 제2조 제1호 / [4] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, (다)목, 제18조 제3항 제1호, 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2011. 6. 30. 법률 제10810호로 개정되기 전의 것) 제15조 제1항

【참조판례】

[1] 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(공2001상, 406), 대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정

【전 문】

【피 고 인】ᅠ 피고인( 개명 전 피고인)

【상 고 인】ᅠ피고인

【변 호 인】ᅠ법무법인 양헌 담당변호사 정은섭 외 1인

【원심판결】 서울서부지법 2010. 11. 4. 선고 2010노368 판결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 서울서부지방법원 합의부에 환송한다.

【이 유】

1. 상고이유 제1점에 대한 판단

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정 참조).

원심판결 이유에 의하면 원심은, “  ”와 같은 피고인의 원심 판시 [별지] 2문양의 도형상표(이하 ‘피고인 사용표장’이라 한다)를 구성하는 각 도형은 “  ”와 같은 피해자의 원심 판시 [별지] 1문양의 도형상표( 등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)를 구성하는 각 도형들과 유사한 도형들을 모티브(motive)로 하고 있고, 그 도형들의 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여, 피고인 사용표장과 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고 유사하다는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례들은 이 사건과는 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 이 부분 상고이유 주장은 이유 없다.

2. 상고이유 제2점, 제3점 및 제4점에 대한 판단

가. 피고인 사용표장에 대한 디자인등록과 이 사건 상표법위반, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 위반의 관계에 관한 상고이유에 대하여

(1) 상표법위반과의 관계에 대하여

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

그런데 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 일반적으로 가방이나 지갑 제조업체는 일반 수요자가 외관상 눈에 잘 띄는 부분을 보고 그 상품의 출처를 식별하는 관행을 감안하여 상표가 제품의 외관과 조화를 이루면서 융화될 수 있도록 그 표시 위치와 크기를 결정하여 제품에 상표를 표시한다고 할 것인데, 피고인은 이 사건 등록상표의 개별 구성요소를 조금씩 변형한 도형들을 이 사건 등록상표의 전체적 구성, 배열 형태, 표현방법과 같은 방식으로 조합한 피고인 사용표장의 형태로 피고인 사용표장을 사용하는 가방이나 지갑 제품 외부의 대부분에 표시하고 있는 점, ② 피고인과 그의 처 공소외 1은 이 사건 이전에도 이 사건 등록상표와 유사한 다른 표장을 가방 등의 제품 외부의 대부분에 표시하는 방법으로 사용하였다는 이유로 상표권침해금지판결( 서울중앙지방법원 2008. 9. 12. 선고 2008가합35161 판결, 서울고등법원 2009. 5. 13. 선고 2008나92918 판결)을 받아 확정된 바 있는데, 위 침해금지 1심판결을 받은 이후인 2008. 11. 10. 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 ‘가방지’를 대상물품으로 디자인무심사등록출원을 하여 2009. 4. 28. 무심사에 의한 디자인등록( 등록번호 2 생략)을 받은 다음, 피고인이 2009. 5. 초순경부터 같은 해 10. 23.경까지 피고인 사용표장을 사용한 것인 점, ③ 이 사건 등록상표는 여행용 가방, 핸드백 등을 지정상품으로 하여 1994. 7. 1. 출원되어 1995. 12. 26. 등록되고, 2005. 8. 23. 존속기간 갱신등록출원되어, 같은 해 10. 12. 존속기간 갱신등록된 상표로서, 이미 공소외 1이 피고인 사용표장에 대하여 디자인무심사등록출원을 하기 전부터 국내에서 피해자의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지저명상표인 점 등을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고인은 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 피고인 사용표장을 사용한 것으로 보이고, 피고인이 그와 같이 사용한 위 표장은 실제 거래계에서 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되었다고 할 것이므로, 피고인 사용표장은 상표로서 사용되었다. 또한 디자인보호법 제45조 제1항은 ‘디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 상표권과 저촉되는 경우에는 그 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 통상실시권 허여의 심판에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다’고 규정하고 있으므로, 피고인 사용표장의 사용에 관하여 이 사건 등록상표의 상표권자인 피해자의 허락이 있었다거나 디자인보호법 제70조의 통상실시권 허여의 심판이 있었다는 사정이 없는 이 사건에서, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 위와 같이 디자인등록을 받아 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이 점은 공소외 1의 디자인등록출원일 전에 출원된 피해자의 이 사건 등록상표와의 관계에서 피고인 사용표장의 사용이 상표로서의 사용에 해당하여 상표권침해로 되는 데에 장애가 되지 못한다.

(2) 부정경쟁방지법위반과의 관계에 대하여

부정경쟁방지법 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고( 디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함에 있는 것이므로( 디자인보호법 제1조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고인 사용표장은 상표로서 사용되었고, 여기에 피고인 사용표장과 이 사건 등록상표의 유사성, 이 사건 등록상표의 주지저명성, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받은 경위 등을 종합하여 보면, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대하여 디자인등록을 받은 것은 그 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이라기보다는 일반 수요자로 하여금 위 문양이 사용된 상품을 피해자의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득한 경우에 해당하여, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 한 것이라고 봄이 상당하다.

따라서 비록 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 그러한 사정은 피고인 사용표장의 사용으로 인하여 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

나. 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대한 상표등록과 이 사건 상표법위반, 부정경쟁방지법위반의 관계에 관한 상고이유에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 피고인과 공소외 1은 이 사건 범죄사실 이전에 핸드백 등을 지정상품으로 하여 피고인 사용표장 “  ”을 구성하는 개별 도형들 및 이를 다소 변형한 도형들인 “  ”( 등록번호 3 생략), “  ”( 등록번호 4 생략), “  ”( 등록번호 5 생략), “  ”( 등록번호 6 생략), “  ”( 등록번호 7 생략)에 대하여 각각 나누어 상표등록을 받은 사정을 알 수 있는데, 피고인 사용표장은 위 개별 도형들이 일정한 간격을 두고 규칙적으로 배열되어 결합함으로써 이루어진 것이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고인은 가방이나 지갑에서 일반 수요자가 그 상품의 출처를 식별하는 관행을 감안하여 위 개별 도형들을 일정한 간격을 두고 규칙적·반복적으로 배열한 피고인 사용표장의 형태로 피고인 사용표장을 사용하는 가방이나 지갑 제품 외부의 대부분에 표시하고 있고, 이와 같은 경우 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태는 자타상품의 출처를 표시하는 별도의 식별력을 가지게 된다고 할 것이다. 또한 이 사건에서는 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들의 사용이 아니라 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태의 사용에 대하여 상표권침해와 부정경쟁행위의 책임을 묻고 있는 것인데, 위 개별 도형 각각의 상표권에 기초한 상표 사용권은 위와 같은 전체 형태의 피고인 사용표장에는 미치지 아니한다고 할 것이므로, 비록 피고인과 공소외 1이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 위와 같이 각각 나누어 상표등록을 받아 피고인이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 중 일부에 대하여는 상표권을 보유하고 있고, 나머지 부분에 대하여는 그 상표권의 사용허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도, 그러한 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 이 사건 등록상표에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

원심의 이 부분에 관한 이유 설시에서 다소 부적절한 점은 있으나, 위 개별 도형들에 대한 별도 상표권의 존재가 이 사건 등록상표에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위 성립에 장애가 되지 못한다는 결론에 있어서는 정당하다.

다. 고의와 위법성 인식에 관한 상고이유에 대하여

먼저, 앞서 본 바와 같이 피고인이, 공소외 1이 디자인등록을 받은 피고인 사용표장의 문양을 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 사용한 것으로 보이는 점, 또한 피고인이 그와 공소외 1의 등록상표들을 피고인 사용표장의 형태로 조합하여 별개의 식별표지로서 사용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대하여 디자인등록을 받았고, 피고인과 공소외 1이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대하여 각각 나누어 상표등록을 받았다는 사정은 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

그리고 피고인 주장과 같이 피고인이 피고인 사용표장이 사용된 제품에 피고인 사용표장을 사용하는 외에 이 사건 등록상표와 유사하지 않은 다른 등록상표를 상품 태그에 표시하여 부착하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고인 사용표장이 사용된 제품 외부의 대부분에 이 사건 등록상표와 유사한 피고인 사용표장이 표시된 점에 비추어 보면, 상품 태그의 형태로 다른 등록상표를 함께 부착하였다고 하는 피고인 주장의 사정도 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

또한 기록에 의하면, 피고인으로부터 가방을 납품받아 판매하였다고 하는 공소외인들의 상표법위반, 부정경쟁방지법위반 혐의에 대하여 이들의 고의를 인정하기에 증거가 부족하다는 등의 취지로 검사의 혐의없음(증거불충분) 처분이 내려진 사실은 알 수 있으나, 이러한 사정 역시 피고인 자신의 피고인 사용표장의 사용행위에 관한 이 사건에서 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

라. 소결론

결국 원심판결에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 디자인등록 및 상표등록과 상표법위반 및 부정경쟁방지법위반의 관계, 고의와 위법성 인식 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 이 부분 상고이유 주장도 이유 없다.

3. 직권에 의한 판단

원심은 판시 상표법위반죄와 판시 각 부정경쟁방지법위반죄를 모두 유죄로 인정하고 이들 각 죄가 형법 제37조 전단의 경합범관계에 있는 것으로 보았다.

그러나 위 각 범죄사실은, ‘피고인이 2009. 5. 초순경부터 2009. 10. 23.경까지 피해자의 이 사건 등록상표와 유사한 피고인 사용표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하고, 판매 목적으로 전시하여 피해자의 상표권을 침해하였다’는 취지의 상표법위반 부분, ‘위와 같이 가방과 지갑을 판매하여 피해자의 상품과 혼동하게 하거나 이 사건 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다’는 취지의 부정경쟁방지법위반 부분으로 이루어져 있는데, 이 가운데 먼저 부정경쟁방지법위반 부분은 ‘피해자의 상품과 혼동하게 한 행위’ 또는 ‘이 사건 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위’로 택일적 공소가 제기되었다고 볼 여지가 있으므로 이 점을 명확하게 할 필요가 있고, 다음 위 각 죄가 모두 성립한다고 보더라도 이는 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 형법 제40조 소정의 상상적 경합의 관계에 있다고 봄이 상당하므로, 이와 결론을 달리한 원심판결에는 법령을 잘못 해석·적용한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ김신 ( 재판장 ) ᅠᅠ민일영ᅠᅠ박보영 ( 주심 ) ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2013.03.14. 선고 2010도15512 판결 상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 [공2013상,692])

 


☞ 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.

[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2000. 12. 26.ᅠ선고ᅠ98도2743ᅠ판결ᅠ【상표법위반·부정경쟁방지법위반】

[공2001.2.15.(124),406]

【판시사항】

[1] 도형상표에 있어 상표의 유사 여부의 판단 기준

[2] 표장이 의장적 기능도 있는 경우, 상표로서의 사용에 해당하는지 여부의 판단 기준

【판결요지】

[1] 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다.

[2] 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.

【참조조문】

[1] 상표법 제7조 제1항 제7호 / [2] 상표법 제2조 제1항 제1호 , 제66조 제1호 , 제93조 , 구 부정경쟁방지법(현행 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률) 제2조 제1호 , 제18조

【참조판례】

[1] 대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결(공1994상, 1337), 대법원 1998. 5. 22. 선고 97후2026 판결(공1998하, 1766), 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결(공2000상, 848) /[2] 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결(공1997상, 830), 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결

【전 문】

【피고인】ᅠ 피고인

【상고인】ᅠ 피고인

【변호인】ᅠ 변호사 최원길

【원심판결】

ᅠ 서울지법 1997. 8. 7. 선고 97노1200 판결

【주문】

상고를 기각한다.

【이유】

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결 등 참조).

원심판결 이유를 기록과 대조하여 살펴보면, 원심이 이 사건 등록상표(등록번호 제341355호)는 도형으로만 구성된 도형상표라고 보고 이 사건 등록상표와 피고인의 사용 상표가 전체적으로 유사하다고 판단한 것은 위 법리에 따른 것으로서 정당하고, 이에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 당원의 판례들은 이 사건과는 사안이 다른 것으로서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 이 부분 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조).

원심판결 이유와 기록에 나타난, 피고인이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 슬리퍼의 갑피부분에 부착하여 사용한 태양, 등록상표의 주지성 및 피고인의 사용의도 등을 종합하여 보면, 피고인이 그와 같이 사용한 표장은 실제 거래계에서 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것으로 보여지고, 그 사이에 피고인이 위 표장인 도형에 관하여 1996. 8. 9. 의장등록출원을 하여 1997. 9. 11. 의장등록을 받았다고 하더라도, 그러한 사정만으로 피고인의 위 표장 사용을 의장적으로만 사용된 것으로 볼 수는 없다고 할 것이므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 피고인의 표장 사용을 상표로서의 사용이라고 판단하고 이 사건 범죄사실을 유죄로 인정하여 처벌한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 정당하고, 이에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 및 채증법칙 위배로 인한 사실오인의 위법이 있다고 할 수 없다.

이 부분 상고이유의 주장 또한 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ서성 ( 재판장 ) ᅠᅠ유지담ᅠᅠ배기원 ( 주심 ) ᅠᅠ박재윤ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2000.12.26. 선고 98도2743 판결 상표법위반·부정경쟁방지법위반 [공2001.2.15.(124),406])

 


이 사건은 스와로브스키사가 아가타사의 상표와 비슷한 모양의 펜던트 제품을 출시하자 아가타사는 "먼저 등록한 상표와 유사한 펜던트 제품 판매를 중지하고 상표권 침해로 인한 손해배상금 1억원을 지급하라"며 소송을 냈다.

1심은 "양 사의 등록상표와 제품의 모양은 나란히 두고 각 부분을 세밀해 대비했을 때 발견할 수 있는 정도에 불과하다"며 스와로브스키 제품을 전량 폐기하고 스와로브스키는 아가타에 5000만원을 배상하라고 판결했다.

하지만 2심은 "출처표시를 위한 것이 아니라 단순히 디자인으로 표장을 사용해 상표 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권 침해로 볼 수 없다"며 원고패소판결했다.


그리고, 대법원은 최종적으로 상표권 침해에 해당하지 않음을 확인하였다. 

그 구체적인 이유를 확인해 보자.

관련기사: https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=72128


원고: 아가타  디퓨전(Agatha Diffusion) 상표권자  https://www.agatha.fr/ 

강아지 도형 등록상표 제554997호


피고: 스와로브스키코리아(문제 제품은 펜던트) https://www.swarovski.com/

     


스와로브스키의 펜던트는 디자인으로만 사용된 것일 뿐

상품의 식별표지로 사용된 것이 아니다. 따라서 상표권을 침해해 한 행위로 볼 수 없다.


구체적인 이유

① 목걸이용 펜던트(pendant)에 있어 그 펜던트의 형상은 주로 시각적, 심미적 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극하는 요소이고, 펜던트의 형상 자체가 당해 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어려운 점, 

② 피고는 원고 등록상표의 출원 이전부터 강아지를 비롯한 다양한 동물을 형상화한 크리스털 재질의 펜던트 등을 제조·판매하여 왔으며, 피고 이외의 장신구업체들도 강아지 형상을 이용한 목걸이 펜던트 등을 널리 제조·판매하여 오고 있는 점, 

③ 원고의 등록상표가 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이기는 하나, 피고의 등록상표 역시 국내 일반 수요자들에게 상당히 알려진 것으로 보이는데, 피고 제품의 이면은 물론 피고 제품의 포장 및 보증서에 피고의 등록상표가 표시되어 있고, 피고의 주요매장은 모두 피고의 상품들만을 판매하는 점포로서 그 간판 등에 피고의 등록상표를 표시하고 있으며, 인터넷 사이트에서도 피고 제품을 비롯한 피고의 상품 판매 시 피고의 등록상표를 표시하고 있는 점.



[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2013.1.24.ᅠ선고ᅠ2011다18802ᅠ판결ᅠ【상표권침해중지등】

[공2013상,381]

【판시사항】

[1] 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 순전히 디자인적으로만 사용하여 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우 상표권 침해로 볼 수 있는지 여부(소극) 및 그것이 상표로서 사용되고 있는지 판단하는 기준

[2] 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 등록상표 “  ”의 상표권자인 갑 외국법인이 “  ” 형상을 사용하여 목걸이용 펜던트를 판매하는 을 주식회사를 상대로 상표권 침해중지 등을 구한 사안에서, 갑 법인의 등록상표와 을 회사 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 않고, 을 회사 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고 볼 수 없다고 한 사례.

【판결요지】

[1] 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 종합하여 판단하여야 한다.

[2] 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 등록상표 “  ”의 상표권자인 갑 외국법인이 “  ” 형상을 사용하여 목걸이용 펜던트를 판매하는 을 주식회사를 상대로 상표권 침해중지 등을 구한 사안에서, 갑 법인의 등록상표와 을 회사 제품의 형상은 모두 강아지를 형상화한 도형으로서 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있으나, 위 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없으므로, 갑 법인의 등록상표와 을 회사 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 않고, 한편 목걸이용 펜던트의 특성 및 위 상품을 둘러싼 거래실정, 갑 법인의 등록상표와 을 회사 등록상표의 주지저명의 정도, 을 회사의 의도와 을 회사 제품의 제조·판매 형태 및 경위 등을 종합하여 살펴보면, 을 회사 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고는 볼 수 없다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제66조 제1항 / [2] 상표법 제65조, 제66조 제1항

【참조판례】 [1] 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결(공2011상, 370)

【전 문】

【원고, 상고인】ᅠ아가타 디퓨전 (소송대리인 법무법인(유한) 원 담당변호사 채영호 외 2인)

【피고, 피상고인】ᅠ주식회사 스와로브스키코리아 (소송대리인 변호사 이임수 외 3인)

【원심판결】 서울고법 2011. 1. 19. 선고 2010나51989 판결

【주 문】상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

상고이유에 대하여 판단한다.

1. 상표의 유사 판단에 관한 법리오해의 점 등에 관하여

기록에 비추어 살펴보면, 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 원고의 등록상표(등록번호 제554997호) “  ”와 원심 판시 피고 제품의 형상 “  ”은 모두 강아지 또는 개(이하 ‘강아지’라고만 한다)를 형상화한 것으로 머리 부분이 몸통에 비하여 비교적 크게 표현되어 있고, 강아지의 눈, 코, 입, 털 등 구체적인 모습을 생략하고 그 외형을 머리, 몸통, 다리, 꼬리로만 단순화하였으며, 좌우 귀 부분이 서로 포개어진 형태라는 점에서 서로 유사한 특징이 있으나, / 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품의 형상은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, / 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품 형상의 강아지 양발은 서로 벌어져 뛰고 있는 모습인 점, 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있고, 그 밖에 강아지의 꼬리, 눈썹(이마), 귀, 엉덩이 부위의 형태도 세부적인 점에서 차이가 있어, / 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 그 외관에 있어서 유사하다고 할 수 없다.

다음 호칭 및 관념을 보면, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 모두 강아지를 형상화한 도형으로서 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있다. 그러나 원고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 비록 양자가 모두 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있다 하더라도, 그와 같이 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없을 뿐만 아니라 외관도 차이가 있으므로, 결국 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 아니하다고 할 것이다.

따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.


2. 상표적 사용에 관한 법리오해의 점 등에 관하여

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결 등 참조).

기록에 비추어 살펴보면, 피고 제품과 같은 목걸이용 펜던트(pendant)에 있어 그 펜던트의 형상은 주로 시각적, 심미적 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극하는 요소이고, 펜던트의 형상 자체가 당해 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어려운 점, 피고 제품은 피고가 판매하는 미니 펜던트 시리즈 제품군 중 한 종류로서, 피고는 원고 등록상표의 출원 이전부터 강아지를 비롯한 다양한 동물을 형상화한 크리스털 재질의 펜던트 등을 제조·판매하여 왔으며, 피고 이외의 장신구업체들도 강아지 형상을 이용한 목걸이 펜던트 등을 널리 제조·판매하여 오고 있는 점, 원고의 등록상표가 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이기는 하나, 피고의 등록상표 역시 국내 일반 수요자들에게 상당히 알려진 것으로 보이는데, 피고 제품의 이면은 물론 피고 제품의 포장 및 보증서에 피고의 등록상표가 표시되어 있고, 피고의 주요매장은 모두 피고의 상품들만을 판매하는 점포로서 그 간판 등에 피고의 등록상표를 표시하고 있으며, 인터넷 사이트에서도 피고 제품을 비롯한 피고의 상품 판매 시 피고의 등록상표를 표시하고 있는 점 등을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 따라 위와 같은 사실관계에 나타난 목걸이용 펜던트의 특성 및 위 상품을 둘러싼 거래실정, 원고 등록상표와 피고 등록상표의 주지저명의 정도, 피고의 의도와 피고 제품의 제조·판매 형태 및 경위 등을 종합하여 살펴보면, 피고 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고는 볼 수 없다 할 것이다.

원심이 같은 취지에서 피고 제품의 형상은 상표로서 사용된 것이라고 할 수 없어 이 점에서도 원고 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ이인복 ( 재판장 ) ᅠᅠ민일영ᅠᅠ박보영ᅠᅠ김신 ( 주심 ) ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2013.01.24. 선고 2011다18802 판결 상표권침해중지등 [공2013상,381])

 


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[판례 전문] 

☞ 특허법원ᅠ2007.8.16.ᅠ선고ᅠ2007허1657ᅠ판결ᅠ【권리범위확인(상)】:확정

[각공2007.10.10.(50),2251]

【판시사항】

[1] 확인대상표장 “  ”의 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 상표적으로 사용되었다고 한 사례

[2] 확인대상표장 “  ”은 등록상표 “  ”와 유사하지 않아 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

[1] 확인대상표장 “  ”은, 사용상품인 접시 등 그릇류 제품의 뒷면에 출처표시를 별도로 하고 있고 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 디자인으로서의 기능이 일부 있다고 하더라도, 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 자타상품의 출처표시를 위한 기능을 하고 있어 상표적으로 사용되었다고 한 사례.

[2] 확인대상표장 “  ”은 외곽선 나뭇잎 모양의 둥그런 배열기법 등 그 외관에서 등록상표 “  ”와 다소 유사한 점이 있으나, 확인대상표장은 외곽선의 나뭇잎 도형 외에 각종 색채로 도안화한 꽃모양 도형이 그 바탕면 내에 추가되어 있고 나뭇잎 도형만이 지배적 인상을 남기지도 않으므로, 꽃모양 도형이 없이 원형 모양만으로 구성된 등록상표와 서로 유사하다고 보기 어렵고, 호칭과 관념에서도 서로 달라 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제2조 제1항 제1호 / [2] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제75조

【전 문】

【원 고】ᅠ포토메리온 포터리스 리미티드 (소송대리인 변리사 박경재외 1인)

【피 고】ᅠ주식회사 세미기획 (소송대리인 변리사 이재칠)

【변론종결】2007. 7. 5.

【주 문】

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】

특허심판원이 2006. 12. 20. 2006당2096호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 구 성 :  

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 9. 1./1999. 7. 10./제450731호

(3) 상표권자 : 원고

(4) 지정상품 : 비금속제공기, 비금속제대접, 비금속제받침접시, 비금속제접시, 비금속제찻잔, 비금속제사발, 비금속제찻주전자, 비귀금속제쟁반, 비귀금속제밀폐용기, 설탕통, 양념통, 머그잔, 스푼꽂이, 스푼받침대{구 상품류 구분(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제21류}

나. 확인대상표장

(1) 구성 :  

(2) 사용상품 : 접시 등 그릇류

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 2006. 8. 12. 특허심판원에 상표권자인 원고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2006당2096호로 심리하여 2006. 12. 20. 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 확인대상표장의 상표적 사용 여부

(1) 판단의 기준

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다( 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결 등 참조). 그러나 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다( 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결 참조).

(2) 인정 사실

갑 제4호증의 1 내지 4, 갑 제6 내지 14호증, 갑 제15호증의 1 내지 7, 갑 제16호증, 을 제1, 2호증, 을 제5호증, 을 제6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 원고 제품인 포트메리온 제품은 한미 유나이티드 주식회사를 통해서 국내에 수입·판매되었고, 1999년경부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 1998년부터 약 10여 년 간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 티브이 방송으로 약 60여 회, 케이블 티브이 방송으로 약 7,000여 회 광고 등을 하여 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려지게 된 사실, 포트메리온 제품은 아래 그림과 같이 실물 그대로

   

광고되었는데, 접시 등의 그릇 둘레에 이 사건 등록상표로 볼 수 있는 나뭇잎 모양의 테두리와 그 안에 꽃과 나비 등의 모양이 사실적으로 묘사되어 있는 사실, 피고는 2002. 1. 3.경부터 “  ”와 같은 확인대상표장이 표시되어 있는 접시 등 그릇류 제품을 판매하고 있고 판매제품의 뒷면 바닥에는 “  ”와 같이 출처표시를 하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

(3) 소 결

위 인정 사실에 의하면, 포트메리온 제품의 접시 등 그릇류 제품에서 나뭇잎 모양의 테두리와 테두리 안의 꽃과 나비 등의 모양을 사실적으로 묘사하여 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있고 그러한 출처표시가 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려져 있는 것으로 보아서, 피고가 비록 접시 등 그릇류 제품의 뒷면에 출처표시를 별도로 하고 나뭇잎 모양의 테두리와 꽃 등의 표장이 그릇류 제품의 디자인으로서의 기능이 일부 있다 하더라도, 한편으로는 나뭇잎 모양의 테두리와 꽃 등의 표장이 자타상품의 출처표시를 위한 기능을 하고 있으므로 확인대상표장은 상표적으로 사용되었다고 할 것이다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

(1) 판단의 기준

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이며( 대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조), 외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자·도형·기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다고 할 것이다( 대법원 1994. 9. 14. 선고 92후544 판결 참조).

(2) 유사 여부

(가) 이 사건 등록상표는 “  ”와 같이 야구공의 봉합선 모양, 또는 나뭇잎 모양을 연속적으로 둥그렇게 연결하여 구성한 상표임을 알 수 있고, 반면 이에 대비되는 확인대상표장은 “  ”와 같이 담쟁이넝쿨과 비슷한 나뭇잎을 둥그렇게 연결한 모양의 도형(이하 ‘나뭇잎 도형’이라고 한다) 내에 “  ”와 같은 붉은색의 꽃과 연두색 등의 꽃잎 및 나비, 잠자리 등이 사실적으로 묘사된 도형(이하 ‘꽃모양 도형’이라고 한다)을 배치한 표장이다.

먼저 외관에 있어서, 확인대상표장의 구성 부분 중 외곽선의 담쟁이 넝쿨모양이 둥그렇게 배열되어 있는 배열기법 등이 이 사건 등록상표와 다소 유사한 점이 있다고 볼 수 있으나, 확인대상표장의 나뭇잎 도형과 꽃모양 도형을 전체적·직관적·이격적으로 관찰할 경우에 있어서 확인대상표장은 이러한 외곽선의 나뭇잎 도형 외에도 각종 색채로 도안화한 꽃모양 도형이 그 바탕면 내에 추가되어 있고, 나뭇잎 도형만이 지배적 인상을 남기지도 않으므로, 꽃모양 도형이 없이 원형모양만으로 구성된 이 사건 등록상표와는 일반 수요자의 입장에서 서로 유사하다고 보기는 어렵다. 그리고 확인대상표장의 나뭇잎 도형 테두리와 꽃모양 도형은 전체로서 하나의 도형으로 조화를 이루고 있고 그 표현 수법이 비슷하며, 도형이 자연물의 사진이거나 사진과 동일할 정도로 사실적으로 묘사되었다고 하여 식별력이 없다고 단정할 수 없어서 이를 분리관찰하거나 나뭇잎 도형만을 요부라고 할 수 없다.

다음으로 호칭과 관념에 있어서, 이 사건 등록상표는 그 도형으로부터 특정한 호칭이나 관념을 연상하기 어렵지만, 확인대상표장은 그 구성으로 보아 ‘꽃’으로 호칭ㆍ관념될 수 있어서, 양자는 호칭과 관념이 서로 다르다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관, 호칭, 관념이 서로 달라서 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없다.

(나) 이에 대하여 원고는, 테두리가 나뭇잎 모양으로 된 이 사건 등록상표가 주지·저명하여서, 확인대상표장의 나뭇잎 도형으로부터 이 사건 등록상표를 떠올리게 되므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 유사하다고 주장한다.

살피건대, 나뭇잎 도형의 테두리와 그 내부의 꽃모양 도형이 사실적으로 묘사된 포트메리온 제품이 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려졌음은 앞서 본 바와 같지만, 나뭇잎 도형과 같은 이 사건 등록상표만으로 포트메리온 제품이 국내 수요자나 거래자들에게 알려졌다거나 주지·저명함을 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 판 단

이상 살펴본 바와 같이, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않아서 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사ᅠᅠᅠ원유석 ( 재판장 ) ᅠᅠ김제완ᅠᅠ김종석ᅠᅠ


(출처 : 특허법원 2007.08.16. 선고 2007허1657 판결 : 확정 권리범위확인(상) [각공2007.10.10.(50),2251])

 


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[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2009.5.14.ᅠ선고ᅠ2009후665ᅠ판결ᅠ【등록취소(상)】

[미간행]

【판시사항】

[1] 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양인 상표의 경우, 상표로서의 사용에 해당하는 것으로 보기 위한 요건

[2] 받침접시 등의 상품에 표시된 실사용상표는 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 한 사례

[3] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 정한 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’의 의미와 그 인정 범위

[4] 실사용상표 “  ”와 등록상표 “  ”가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한 형태의 표장이라고 단정하기 어려우므로, 실사용상표가 등록상표와 동일한 녹색 계통의 색채로 되어 있다는 사정을 고려한다고 하더라도 그 단위 구성요소의 형상과 모양의 차이 등으로 인하여 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다고 한 사례

【참조조문】

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 / [2] 상표법 제73조 제1항 제3호 / [3] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 / [4] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항

【참조판례】

[1] 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결(공1997상, 830), 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(공2001상, 406), 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결(공2003상, 845) / [3] 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결(공1995상, 1869), 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후2955 판결(공2000하, 1570), 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결(공2005하, 1725)

【전 문】

【원고, 피상고인】ᅠ 원고 회사 (소송대리인 변리사 박경재)

【피고, 상고인】ᅠ 피고 주식회사

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 제1점에 대하여

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 받침접시 등의 상품에 표시된 실사용상표는 순전히 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 본 원심의 판단은, 그 이유 설시에서 다소 적절하지 아니한 부분이 있으나 결과적으로 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표적 사용에 관한 법리오해의 위법 등이 없다.

한편, 상고이유에서 들고 있는 대법원판결들은 이 사건과 사안을 달리하므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

2. 제2점에 대하여

(이 사건 등록상표)

가. 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이다( 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 오른쪽 그림과 같은 도형으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제450731호, 지정상품 ‘비금속제 받침접시, 비금속제 접시, 비금속제 찻잔’ 등)의 통상사용권자인 주식회사 한미유나이티드는, 원형의 도형상표인 실사용상표(단, 원형의 도형 내부에 꽃이나 나비 등의 다른 문양이 합체되어 사회통념상 원형의 도형상표 자체로서의 동일성과 독립성이 상실된 표장은 제외됨)를 받침접시 등의 상품에 사용하였는바, 실사용상표를 이 사건 등록상표와 대비하여 보면, 실사용상표는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표인 반면, 이 사건 등록상표는 잎맥이 보이지 않는 겹잎 또는 삼지창 형상의 단위 구성요소 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 야구공의 봉합선 모양 또는 겹잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서, 양 상표는 단위 구성요소의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관하여 특정의 단위 구성요소가 연속적으로 배열된 원형의 도형을 공통으로 하면서 단위 구성요소의 형상과 모양만을 약간씩 변형한 도형상표가 다수 등록이 되어 있고, 특히 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 실사용상표와 같은 세 갈래의 잎 형상을 단위 구성요소로 하는 원형의 도형상표에 대하여 이 사건 등록상표와 별개로 상표등록(등록번호 제40520호)을 받은 점에 비추어 볼 때, 실사용상표와 이 사건 등록상표가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한 형태의 표장이라고 단정하기 어려우므로, 결국 실사용상표는 그 단위 구성요소의 형상과 모양의 차이 등으로 인하여 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다.

또 상표법 제91조의2 제1항은 제73조 제1항 제3호의 등록상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함한다고 규정하여 상표권자 등이 등록상표와 색채만 다른 상표를 사용한 경우에도 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것으로 보고 있으므로, 원심이 인정한 바와 같이 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 녹색 계통의 색채로 되어 있다는 사정을 더 고려한다고 하더라도, 양 상표가 동일한 상표에 해당하지 않는다고 본 앞서의 판단이 달라지는 것은 아니다.

다. 그럼에도, 원심은 이와 달리 그 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용된 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장에 해당한다는 취지로 판단하였는바, 원심의 위와 같은 판단에는 불사용으로 인한 상표등록취소제도에 있어 등록상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ차한성 ( 재판장 ) ᅠᅠ김영란ᅠᅠ이홍훈 ( 주심 ) ᅠᅠ김능환ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2009.05.14. 선고 2009후665 판결 등록취소(상) [미간행])

 


☞ 


[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ1997. 2. 14.ᅠ선고ᅠ96도1424ᅠ판결ᅠ【상표법위반】

[공1997.3.15.(30),830]

【판시사항】

[1] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 의장적으로만 사용한 경우, 상표권 침해로 볼 수 있는지 여부(소극)

[2] 동물의 머리 모습을 한 봉제완구의 제작, 판매가 등록상표의 상표권을 침해한 것이 아니라고 본 사례

【판결요지】

[1] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

[2] 동물의 머리 모습을 한 봉제완구의 제작, 판매가 등록상표의 상표권을 침해한 것이 아니라고 본 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제66조 제1호 , 제93조 / [2] 상표법 제66조 제1호 , 제93조

【참조판례】

[1] 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결(공1996하, 3077)

【전 문】

【피고인】ᅠ 피고인

【상고인】ᅠ 검사

【원심판결】

ᅠ 대전지법 1996. 5. 10. 선고 95노1420 판결

【주문】

상고를 기각한다.

【이유】

1. 검사의 상고이유에 대하여 판단한다.

인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나( 상표법 제66조 제1호), 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 할 것이다.

기록에 의하면, 피고인이 사용하였다는 이 사건 등록상표들(특허청 등록 제136547호, 제178331호, 제178332호, 제178333호)과 유사한 표장이라는 것은 동물의 머리 모습을 한 봉제완구들(이하 이 사건 완구라 한다)에 의장적으로 표현된 것임을 알 수 있어 그것이 출처표시를 위한 것이라고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 완구가 출처표시의 기능을 가지고 있다고 하더라도 이 사건 완구와 이 사건 등록상표들을 대비하여 보면 양자의 전체적인 외관이나 관념에 차이가 있고, 이 사건 완구에 "GARFIELD"라는 문자부분이 기재되어 있기는 하나 이 사건 등록상표들이 "가필드"라는 호칭으로 인식될 수 있을 정도로 일반 수요자들에게 널리 알려져 있음을 인정할 증거가 부족하여 이 사건 완구와 이 사건 등록상표들이 그 칭호에 있어서 반드시 유사하다고 할 수도 없어 양자는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있을 정도로 유사하다고 보이지 아니하므로 피고인이 이 사건 완구의 제작, 판매에 의하여 이 사건 등록상표들의 상표권을 침해하였다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

이와 같은 취지에서 피고인에 대하여 무죄를 선고한 원심판단은 정당하고, 원심판결에 소론과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유가 없다.

2. 그러므로 상고를 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ신성택 ( 재판장 ) ᅠᅠ천경송ᅠᅠ안용득 ( 주심 ) ᅠᅠ지창권ᅠ

(출처 : 대법원 1997.02.14. 선고 96도1424 판결 상표법위반 [공1997.3.15.(30),830])

 


☞ 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005810 판결. 이 사건 등록상표는 사실적으로 그려진 장미도형과 문자가 결합된 결합상표이고, 확인대상표장은 접시의 앞면의 전면(全面)에 전사(轉寫)되어 있고, 그 뒷면에 자신의 상표를 표기하고 있는 사실 등을 이유로, 확인대상표장은 디자인적·장식적 기능을 나타내기 위하여 사용된 것으로 인정되어 권리범위에 속하지 아니한다고 판단했다. (특허법원은 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서 그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수는 없어 상표의 유사 여부 판단시 위 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여 비유사로 보았다.)



같은 취지로 가필드 봉제 완구가 가필드 도형상표의 상표권 침해가 아니라고 본 사례는 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.



[판례 전문]

☞ 대법원ᅠ2005.11.25.ᅠ선고ᅠ2005후810ᅠ판결ᅠ【권리범위확인(상)】

[미간행]

【판시사항】

자연물의 사진 또는 사진과 동일할 정도로 사실적으로 묘사되어 있는 도형상표가 그 지정상품과 관계없이 언제나 자타상품의 출처표시기능이 없는 지의 여부(소극)

【참조조문】

상표법 제6조 제1항 제7호, 제66조 제1호, 제75조

【전 문】

【원고, 피상고인】ᅠ주식회사 팬시팝(소송대리인 변호사 신영한)

【피고, 상고인】ᅠ민철기(소송대리인 변리사 이수완외 8인)

【원심판결】

ᅠ 특허법원 2005. 2. 17. 선고 2004허6729 판결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】

1. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 등록상표는 “”와 같이 사실적으로 그려진 장미도형과 장미도형의 아래 부분 왼쪽에는 영문자 인쇄체로 ‘Chul ki Art’, 오른쪽 부분에는 영문자 필기체로 ‘hermosura’라는 문자가 결합된 색채상표이고, 원고가 실시중인 확인대상표장은 “”와 같은 색채도형표장인바, 양 상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서 그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없으므로 상표의 유사 여부 판단시 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것이나, 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로 그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자부분을 대비하여 보면, 우선 전체적인 외관이 다르고 호칭 및 관념에 있어서, 확인대상표장은 일반 수요자들이 ‘장미꽃’으로 호칭·관념할 것임에 비하여, 이 사건 등록상표는 ‘Chul ki Art hermosura’라는 문자 부분으로 ‘철기아트’ 또는 ‘헤르모수라’로 호칭되고 ‘철기예술’ 등으로 관념될 것이어서, 양 표장은 전체적으로 보아 외관·호칭 및 관념이 서로 달라 동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하므로( 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 등록상표의 도형부분이 자연물의 사진이거나 사진과 동일할 정도로 사실적으로 묘사되어 있다고 하여 그 지정상품과 관계없이 자타상품의 출처표시기능이 없다고 단정할 만한 아무런 근거가 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 도형부분을 확인대상표장과의 대비대상에서 제외한 것은 잘못이라고 할 것이다.

그러나 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 할 것인바( 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 통상 접시 등의 그릇의 앞면 내지 표면의 무늬나 장식으로 각종 꽃이나 과일 등의 문양이 사실적으로 묘사된 도형이 사용되는 경우가 많고, 이러한 상품의 수요자들은 접시 등을 구입함에 있어서 물건 자체의 형상과 모양뿐만 아니라 접시에 표현되어 있는 이러한 장식 등의 미적인 가치를 평가하여 상품을 선택·구입하며, 접시 등을 생산·판매하는 자들도 그 제조업체를 그릇의 뒷면에 별도로 표시하는 것이 일반적이라고 할 것이므로, 위와 같이 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 그릇의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당하다. 기록에 의하면, 원고는 자신의 이 사건 확인대상표장을 접시의 앞면의 전면(全面)에 전사(轉寫)하여 “”와 같은 모양으로 사용하고 있고 그 뒷면에 자신의 상표를 표기하고 있는 사실을 알 수 있을 뿐이므로, 확인대상표장은 의장적·장식적 기능을 나타내기 위하여 사용된 것으로 인정되고 달리 그 출처를 나타내기 위한 상표로서 사용되었다고 볼 다른 사정이 없다.

그렇다면, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심의 결론은 결과적으로 정당하고, 원심이 저지른, 앞에서 본 잘못은 판결의 결과에 영향이 있는 위법이라고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 정하여 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ양승태 ( 재판장 ) ᅠᅠ이규홍ᅠᅠ박재윤 ( 주심 ) ᅠᅠ


(출처 : 대법원 2005.11.25. 선고 2005후810 판결 권리범위확인(상) [미간행])


 


원심. https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2004%ED%97%886729

특허법원 2005. 2. 17. 선고 2004허6729 판결 [권리범위확인(상)]상고
판시사항

등록상표 "  "와 확인대상표장 "  "은 전체적으로 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 유사하지 않다고 한 사례

판결요지

등록상표 "  "의 장미도형 부분은 그 자체만으로는 식별력이 없어 이 부분을 제외한 나머지 부분과 확인대상표장 "  "을 대비하는 경우 양 표장은 전체적으로 외관, 호칭 및 관념이 달라 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 양 표장은 서로 유사하지 않다고 한 사례.

참조조문

상표법 제7조 제1항 제7호

원고

주식회사 팬시팝 (소송대리인 변호사 신영한) 

피고

민철기 (소송대리인 변리사 이수완 외 4인) 

변론종결

2004. 12. 16.

주문

1. 특허심판원이 2004. 9. 30. 2004당386호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청구취지

주문과 같다.

이유

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 2004. 2. 23. 이 사건 등록상표의 권리자인 피고를 상대로, 원고가 사용하는 확인대상표장은 그 사용상품인 접시의 미감을 높이기 위하여 의장적으로만 사용되고, 접시의 뒷면에 별도의 식별표지가 존재하며, 확인대상표장과 같은 장미도형은 관련 업계에서 이미 의장적으로 사용되고 있는 디자인에 불과하고, 이 사건 등록상표 중 '장미도형' 부분은 식별력이 없어 그 요부는 문자부분인 'Chul ki Art'이므로, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2004당386호로 심리하여 2004. 9. 30. 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 모두 장미꽃 한송이와 이를 뒷받침하는 수개의 잎 및 줄기로 구성되어 있고, 문자의 유무 및 장미꽃의 방향만이 차이가 있으나, 전체적으로 유사하며, 양 상표의 지정상품 및 사용상품도 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 접시 등의 경우에는 접시의 전면에 주로 자연물 내지 창작물을 사실적인 기법으로 표시하고 회사의 표시 등의 문자는 후면에 표시되어 있어 일반 수요자들의 경우 뒷면까지 주의깊게 살펴 상품을 구매하고 있다고는 보이지 아니하므로, 접시전면의 문양 등은 의장적 기능과 함께 상품출처의 표시기능도 하고 있다고 보아야 하며, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 상표등록을 부인할 만한 보편적 표장이 아니고, 장미의 형태 그대로를 사진으로 찍어 구성한 것도 아니므로 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정하는 기타 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하지 아니한다는 이유에서, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 구 성 : 

(2) 출원일/등록일 : 2002. 6. 27./2003. 9. 17.

(3) 등록번호 : 제559550호

(4) 지정상품 : 비귀금속제 공기, 비귀금속제 대접, 비귀금속제 접시, 비귀금속제 커피잔, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 머그컵, 비귀금속제 쟁반, 양념세트, 반찬용 식품저장용기, 비귀금속제 저금통 (상품류 구분 제21류)

다. 확인대상표장

(1) 구 성 : 

(2) 사용상품 : 접시

[증 거] 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1, 2, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2의 기재

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

(1) 확인대상표장은 의장적으로 사용될 뿐 상표적으로 사용되는 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다.

(가) 확인대상표장의 사용상품인 접시의 앞면에는 확인대상표장이 전사되어 있으나, 이는 의장적으로 사용된 것이고 접시의 출처표시나 다른 제품과의 구별을 위하여 사용된 식별표지가 아니다.

(나) 확인대상표장의 사용상품인 접시의 뒷면에는 원고의 상표인 'Fancy Pop'이 부착되어 있으므로, 일반 수요자들은 접시 전면의 확인대상표장을 디자인으로, 'Fancy Pop'은 제품의 식별표지로 구별하여 인식한다.

(다) 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 외국 유명작가의 작품으로서 관련 업계에서 이미 의장적으로 많이 사용되고 있다.

(2) 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 자연물을 사실과 같이 묘사한 것으로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없어 그 요부는 문자부분에 국한된다 할 것이다.

나. 피고의 주장

(1) 이 사건 권리범위확인심판 청구취지는 '확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.'는 것이고, 확인대상표장의 별지 2와 같은 사용상태에 대한 권리범위를 구하는 것이 아니므로, 확인대상표장이 별지 2와 같이 사용되는 경우의 권리범위확인임을 전제로 하는 원고의 의장적 사용 주장은 이유 없다.

(2) 원고 사용상품인 접시의 앞면에 전사하여 사용하는 확인대상표장은 장식적인 기능과 함께 상품의 출처를 표시하는 기능도 함께 하는 것이다.

(3) 상품의 뒷면 바닥은 일반 수요자들이 쉽게 보기 어렵고, 진열시에도 보이지 않는 부분으로서 일반적으로 제조자를 표시하는 곳일 뿐 아니라, 뒷면 바닥에 별도의 문자상표가 있다 하더라도 전면에 도형상표를 부착할 수 있는 것이다.

(4) 자연물을 그대로 사진 찍거나 인쇄, 복사하여 그것을 상표로 출원하면 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 식별력이 없는 것에 해당하나, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 그림으로 그린 것이므로 식별력이 있을 뿐만 아니라, 장미꽃 실물 사진과 식별력이 약한 문자와 결합하여 등록되어 있는 선등록상표가 존재하는 점에 비추어 보면 이 사건 등록상표의 장미 도형부분은 식별력이 있다.

다. 판 단

(1) 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

(가) 판단 기준

상표는 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다 할 것이고, 그 유사 여부의 판단에 있어서도 상표전체를 관찰하여 이를 판단하여야 할 것이나 그 요부가 서로 유사하여 거래상, 오인·혼동의 우려가 있으면 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 상품의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 회사의 명칭, 업종표시 등은 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 상표의 유사 여부를 판단할 때에도 이 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하여 판단하여야 할 것이다( 대법원 1994. 1. 28. 선고 93후1254 판결 참조).

(나) 확인대상표장은 '  '와 같이 활짝 핀 큰 장미꽃 한송이와 그 오른쪽에 반쯤 핀 조그마한 꽃송이, 그리고 그 왼쪽에 아직 피지 않은 봉오리 4개와 잎사귀 및 줄기 등이 사진과 똑같을 정도로 사실적으로 묘사한 장미꽃으로 구성되어 있는 도형표장이고, 이 사건 등록상표는 '  '와 같이 활짝 핀 큰 장미꽃 한송이와 아직 피지 않은 봉오리가 그 왼쪽에 3개, 그 오른쪽에 1개 있고 잎사귀와 줄기 등이 사실적으로 그려진 장미도형과 장미도형의 아래 부분 왼쪽에는 영문자 인쇄체로 'Chul ki Art', 오른쪽 부분에는 영문자 필기체로 'hermosura'라는 문자가 결합된 색채상표로서 이 사건 등록상표는 구분된 각 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일련 불가분적으로 구성된 것이라고 볼 수 없고 그 결합으로 인하여 별도의 관념이 연상되는 것도 아니므로, 각 부분으로 분리관찰할 수 있다 할 것이고, 한편 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서 그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수는 없다 할 것이므로, 상표의 유사 여부 판단시 위 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것이다.

따라서 이러한 법리에 따라 양 상표를 대비하여 보면, 우선 전체적인 외관에 있어서 도형과 문자의 유무 구성 등에 차이가 있어 외관은 서로 다르다고 보아야 할 것이고, 호칭 및 관념에 있어서 식별력이 없는 장미도형 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하여야 할 것이나 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로 그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자부분을 대비하여 보면, 확인대상표장은 장미꽃과 피지 않은 봉오리 및 잎사귀와 줄기 등으로 구성되어 있어 일반 수요자들이 '장미꽃'으로 호칭하고 그러한 관념으로 인식될 것임에 비하여, 이 사건 등록상표는 'Chul ki Art hermosura'라는 문자 부분으로 '철기아트' 또는 '헤르모수라'로 호칭되고 '철기예술' 등으로 관념될 것이어서, 양 표장은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 결국 양 표장은 서로 유사하지 아니하다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 자연물을 그대로 사진 찍은 것이 아니라 그림으로 그린 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 식별력이 있고, 최근에는 장미꽃 실물 사진과 식별력이 약한 문자와 결합하여 등록되어 있는 선등록상표가 다수 존재하는 점에 비추어, 이 사건 등록상표의 장미 도형부분은 식별력이 있다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록상표 중 장미도형이 자연물인 장미를 사진으로 찍은 것은 아니라 하더라도 사실적 기법으로 묘사하여 실제 사진으로 찍은 것과 마찬가지의 효과를 나타낼 경우에는 자연물을 사진으로 찍은 경우와 동일하게 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이고, 상표의 식별력 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표들이 등록되어 있다는 이유만으로 이 사건 등록상표 중 장미도형 부분이 식별력이 있다고 인정할 수는 없는 것이어서 피고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하므로 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 
판사 
주기동 
 
판사 
설범식 
 
판사 
김기영 



☞ 주지의 형상, 모양이라 함은 그 명칭에 의하여 일반적, 직감적으로 관념될 수 있는 형태가 특정되는 형상, 모양을 말하는 것일 뿐으로서 그 관념되는 형태가 일률적이어야 함을 의미하는 것은 아니고 어느 정도 범위 내에서 보편적인 형상, 모양이 관념될 수 있으면 족하다. 특히 자연물을 모티브로 하는 경우에는 그 실제의 형상, 모양이 그 부위나 종류 등에 따라 어느 정도 달라질 수밖에 없는 것이기에 그 관념의 폭은 더 넓게 보아야 할 것이다. 이러한 점에서, 기린무늬와 같이 친숙하고 잘 알려진 자연물의 경우 그 실제의 형상, 모양이 그 부위나 종류 등에 따라 어느 정도 편차를 보인다고 하더라도 일반적, 직감적으로 관념될 수 있는 형태는 존재한다고 봄이 상당하다.

☞ 자연물인 기린, 거북등, 그물 등의 무늬로부터 착안하여 그 주지의 형상, 모양들을 결합한 이 사건 등록디자인의 창작이 용이한지 여부에 관하여 보건대, ... 주지의 형상, 모양은 그 명칭에 의하여 직감적으로 관념되는 형태가 특정되는 형상, 모양일 뿐으로서 그 표현방법이 일률적이라고 할 수 없어 주지의 형상, 모양에 착안하였다고 하여 반드시 그 창작이 용이한 것은 아니다. / 특히 이 사건 무늬는 각각에 있어 그 표현방법이 더욱 폭넓다고 할 수 있는 자연물인 기린, 거북등, 그물 등의 무늬를 직감적으로 관념되는 형태로 각각 특정하는 단계, 이와 같이 각 특정된 부분들을 취합, 선별하는 단계 및 이를 결합하는 단계 등을 거쳐 디자인된 것으로서 각각의 단계에 있어 새로운 미감을 주는 미적 창작을 가미하여 디자인될 수밖에 없었던 것으로 보인다. 즉, 이 사건 등록디자인은 기린, 거북등, 그물 등의 무늬를 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였다기보다는 그 전체에서 주지의 형상, 모양과는 다른 새로운 심미감을 창출한 것이다.

2 또한 주지의 형상, 모양 등에 의해 구성된 디자인이라도 그 창작이 용이하다고 할 수 있으려면 그 형상, 모양 등에 의해 물품디자인의 형태를 구성하는 것이 그 디자인이 속하는 분야에서 통상 행해짐을 전제로 하는 것이므로, 그 분야에서 그러한 기본적 형상, 모양에 의하여 구성하는 것이 과거에 전혀 없었던 경우에는 창작이 용이하다고 할 수 없다.


☞ 이 판결이 미니멀리즘 디자인에 대한 창작성을 인정한 것이라는 취지의 주장이 있는데, 그 주장하는 바가 무엇인지 이해하지 못하겠다.

http://www.daraelaw.co.kr/kr/news/forum.do?SQ=533&CODE=060301&PG=10&pageSize=10&pageNo=1


[판례 전문]

☞ 특허법원 2016. 3. 31. 선고 2015허8370 판결 [등록무효(디)]

사 건 2015허8370 등록무효(디) 

원고 주식회사 

피고 주식회사 

변론종결 2016. 3. 15.

판결선고 2016. 3. 31.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

특허심판원이 2015. 11. 23. 2014당2801 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제349764호/ 2002. 11. 26./ 2004. 4. 7.

(2) 물품의 명칭: 조립식 계단용 디딤단

(3) 디자인의 설명 및 도면: 별지와 같다.

(4) 최종 등록권리자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2014. 11. 6. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 국내외에서 널리 알려진 거북등이나 기린무늬에 나타난 전형적인 그물모양으로서 원고와 피고가 속하는 업종에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2015. 11. 23. 이 사건 등록디자인은 주지의 형상, 모양 등으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 아니라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지


2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인은 국내에서 널리 알려진 주지의 형상, 모양인 기린무늬, 거북등무늬 등을 단순 변형한 것으로서, 1 신규성이 없어 구 디자인보호법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것, 이하 구 디자인보호법 이라 한다) 제5조 제1항 각호에 해당하거나, 2 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로 같은 법 제5조 제2항에 해당하여 무효이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.


나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 각호에 해당하는지 여부

디자인의 신규성에 관한 구 디자인보호법 제5조 제1항 각호는 디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 (1호), 디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인 (2호), 위 1, 2호에 해당하는 디자인에 유사한 디자인 (3호)에 관하여 디자인등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있을 뿐, 원고가 주장하는 국내에서 널리 알려진 주지의 형상, 모양 에 관하여는 규정하고 있지 않다.

나아가 원고의 주장을 디자인등록 제798366호 디자인과의 비교에 의한 것으로 선해하더라도, 원고 주장 디자인에 관한 등록디자인 공보(갑 제8호증)는 2015. 5. 22. 등록됨으로써 공지된 것으로서 이 사건 등록디자인의 출원 전 디자인 공지에 관한 증거가 될 수 없다.

따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 신규성에 관한 구 디자인보호법 제5조 제1항 각호가 적용될 여지는 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.


다. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

(1) 관련 법리

구 디자인보호법 제5조 제2항이 국내에서 널리 알려진 형상 모양 색채 또는 이들의 결합으로부터 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정한 취지는 / 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 그 디자인이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 디자인등록을 받을 수 없다는 데에 있다(대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 등 참조). 

또한 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성은 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결, 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조).

굴비: 선행 판례들은 신규성 판례. 객관적 창작성은 신규성의 문제로 보아야...

(2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인의 주요 도면을 살펴보면 아래 표와 같은바, 그 디자인에서 보는 사람의 심미감을 일으키는 지배적인 형태적 요소는 조립식 계단용 디딤단의 본체 상면에 음각 또는 양각에 의해 형성된 무늬(이하 이 사건 무늬 라 한다)라고 할 수 있다.

사시도 / 정면도 / 평면도

이 사건 무늬는 구체적으로, 중앙에 오각 또는 육각형 모양이 있으면서 그로부터 방사형으로 선이 펼쳐진 '' 또는 ''와 같은 패턴들이 좌우로 불규칙하게 반복 형성되어 ' '와 같은 것으로 되어 있다. 이는 아래 그림에서 보는 바와 같은 기린, 거북등, 그물 등의 자연물을 모티브로 하는 무늬로서 구 디자인보호법 제5조 제2항의 국내에서 널리 알려진 형상 모양 (이하 주지의 형상, 모양 이라 한다)의 결합에 의하여 창작된 디자인이라고 봄이 상당하다.

이에 대하여 피고는, 위 각 모티브 중 하나인 기린무늬는 불특정한 다양한 무늬로 형성되어 있어 특정한 패턴이 없으므로 주지의 형상, 모양이라고 할 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 주지의 형상, 모양이라 함은 그 명칭에 의하여 일반적, 직감적으로 관념될 수 있는 형태가 특정되는 형상, 모양을 말하는 것일 뿐으로서 그 관념되는 형태가 일률적이어야 함을 의미하는 것은 아니고 어느 정도 범위 내에서 보편적인 형상, 모양이 관념될 수 있으면 족하다. 특히 자연물을 모티브로 하는 경우에는 그 실제의 형상, 모양이 그 부위나 종류 등에 따라 어느 정도 달라질 수밖에 없는 것이기에 그 관념의 폭은 더 넓게 보아야 할 것이다. 이러한 점에서, 기린무늬와 같이 친숙하고 잘 알려진 자연물의 경우 그 실제의 형상, 모양이 그 부위나 종류 등에 따라 어느 정도 편차를 보인다고 하더라도 일반적, 직감적으로 관념될 수 있는 형태는 존재한다고 봄이 상당하다(위와 같은 편차는 피고측에서도 주지의 형상, 모양으로 인정하고 있는 거북등, 그물 등 무늬의 경우에도 유사하게 존재하기 때문이다). 따라서 이 사건 무늬의 모티브 중 하나인 기린무늬도 구 디자인보호법 제5조 제2항의 주지의 형상, 모양에는 해당한다고 할 것이므로, 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

그러나 나아가 자연물인 기린, 거북등, 그물 등의 무늬로부터 착안하여 주지의 형상, 모양들을 결합한 이 사건 등록디자인의 창작이 용이한지 여부에 관하여 보건대, 아래와 같은 이유로 위 무늬들의 결합에 의한 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 경우에 해당한다고 할 수 없다.

1 앞서 본 바와 같이 주지의 형상, 모양은 그 명칭에 의하여 직감적으로 관념되는 형태가 특정되는 형상, 모양일 뿐으로서 그 표현방법이 일률적이라고 할 수 없어 주지의 형상, 모양에 착안하였다고 하여 반드시 그 창작이 용이한 것은 아니다. / 특히 이 사건 무늬는 각각에 있어 그 표현방법이 더욱 폭넓다고 할 수 있는 자연물인 기린, 거북등, 그물 등의 무늬를 직감적으로 관념되는 형태로 각각 특정하는 단계, 이와 같이 각 특정된 부분들을 취합, 선별하는 단계 및 이를 결합하는 단계 등을 거쳐 디자인된 것으로서 각각의 단계에 있어 새로운 미감을 주는 미적 창작을 가미하여 디자인될 수밖에 없었던 것으로 보인다. / 즉, 이 사건 등록디자인은 기린, 거북등, 그물 등의 무늬를 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였다기보다는 그 전체에서 주지의 형상, 모양과는 다른 새로운 심미감을 창출한 것이다.

2 또한 주지의 형상, 모양 등에 의해 구성된 디자인이라도 그 창작이 용이하다고 할 수 있으려면 그 형상, 모양 등에 의해 물품디자인의 형태를 구성하는 것이 그 디자인이 속하는 분야에서 통상 행해짐을 전제로 하는 것이므로, 그 분야에서 그러한 기본적 형상, 모양에 의하여 구성하는 것이 과거에 전혀 없었던 경우에는 창작이 용이하다고 할 수 없다. 이 사건에서, 종래 계단, 디딤단, 경계블록 등 디자인 분야에서 동, 식물의 형상이나 모양을 채용하여 디자인한 선례가 별로 발견되지 않고 있고(원고는 갑 제8호증을 제시하면서, 이 사건 등록디자인의 출원 전부터 동, 식물의 형상과 모양을 적용하여 경계블록을 디자인해 왔다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 갑 제8호증의 등록디자인 공보는 2015. 5. 22. 등록됨으로써 공지된 것으로서 이 사건 등록디자인의 출원 전 디자인 선례에 관한 증거가 될 수 없다), 달리 동, 식물의 형상이나 모양을 모티브로 하여 계단, 디딤단, 경계블록 등을 디자인하는 행위가 용이하다고 할 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 위와 같은 주지의 형상, 모양을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 그 디자인이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화만을 준 경우에 해당한다고 할 수도 없다.


라. 이 사건 심결의 위법 여부

따라서 이 사건 등록디자인에는 구 디자인보호법 제5조 제2항에서 정하고 있는 무효사유가 존재한다고 할 수 없고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.


3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.


재판장  판사 김우수 / 판사 김부한 / 판사 나상훈 

이 사건 등록디자인

1. 디자인의 대상이 되는 물품

조립식 계단용 디딤단

2. 디자인의 설명

1) 재질은 합성수지임.

2) 폐타이어칩을 원자재로 하여 디딤단을 몰딩하는 것임.

3) 디딤판의 상면에는 미끄럼방지 홈이 구비되는 것이 특징임.

3. 창작 내용의 요점

조립식 계단용 디딤단의 형상 및 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

4. 도면

[사시도]

[정면도]

[배면도]

[좌측면도] [우측면도]

[평면도]

[저면도]

[참고도 1]

[참고도 2] 사용상태도

 





도메인은 상표로 등록받을 수 있을까?



상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인 네임은 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 결합을 의미합니다.


상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인 네임의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인 네임 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼 값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 네임간의 분쟁이 문제가 되기도 하죠.


원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인 네임을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 네임을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있습니다.





다만, 도메인 네임도 상표의 구성요소인 영문자, 숫자, 일부 특수기호로 구성되어 있어 상표법상의 등록요건을 갖춘 경우 상표로 등록될 수 있습니다.


그러나 특정된 상품 또는 업종 없이 그냥 도메인을 상표등록할 수는 없습니다.


상표법 제33조 상표등록의 요건, 제34조 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있으므로 상표로 등록되기 위해서는 동 규정들에 저촉되지 않아야 하며, 특히 www.○○.com의 형태를 가진 도메인 이름의 경우 “www”나 “.com” 등은 누구나 사용할 수 있는 도메인 이름의 주소를 나타내는 부분이므로 이 부분은 상표 심사 시 고려되지 않으며 나머지 부분(○○)에 의하여 상표의 등록여부가 결정될 것입니다.




- 우선심사대상을 늘리는 것은 신중할 필요가 없다. 4차 산업혁명 관련 분야를 우선심사대상으로 추가한다는 것은 다른 일반 특허출원의 심사기간이 기존 16.4개월보다 늘어남을 의미하기 때문이다. 

- 4차 산업혁명 관련 디자인을 우선심사대상으로 포함시킨 것은 4차 산업혁명과는 무관한 것이다. 오히려 4차 산업혁명이 가져오는 디자인적 의미를 고려한다면, '디자인'의 지적재산으로서의 중요도를 낮추어야 한다.

- 중소기업 연차등록료 감면 확대는 매우 긍정적인 일이다. 하지만, 아직 매우 부족하다. 중소기업 우선심사신청 비용도 감면대상에 포함시키고, 중소기업에 대한 모든 감면율을 대폭 높여야 한다. 위헌적 특허제도가 살아남기 위한 길이다.

- 특허바우처 제도 같은 선별적 지원은 바른 길이 아니라고 생각한다. 관납료를 낮추는 것처럼 일반적인 지원을 해야 한다. 


- 4차 산업혁명 분야 특허디자인 우선심사 시행 -

중소기업 특허 연차료 감면 30%에서 50%로 확대 -

 

특허청(청장 성윤모)은 4차 산업혁명 관련분야 조기 권리화 지원중소·벤처기업 지식재산 경쟁력 강화 등을 골자로 하는 ‘2018년 새롭게 달라지는 지식재산 제도·지원 시책을 11일 밝혔다.

 

새해 달라지는 지식재산제도는 4차 산업혁명 관련분야 조기 권리화 지원 중소벤처기업 지식재산 경쟁력 강화 대국민 서비스 개선 등에 중점을 두고 있다.

 

바뀌는 제도를 살펴보면,

4차 산업혁명 관련분야 조기 권리화 지원

ㅇ (특허 우선심사 확대) 4차 산업혁명 분야에 대한 기업의 특허선점을 지원하기 위해 7대 산업분야*를 특허출원 우선심사 대상에 포함하여 기존 16.4개월이던 심사기간을 5.7개월 수준으로 단축 (‘18년 상반기 시행)

* AI, IoT, 3D프린팅자율주행빅데이터클라우드지능형로봇

 

ㅇ (디자인 우선심사 확대) 4차 산업혁명 기술을 활용한 디자인출원을 우선심사 대상에 포함하여 기존 5개월이던 심사기간이 2개월 수준으로 감소 (‘18. 1. 시행)

 

중소·벤처기업 지식재산 경쟁력 강화

ㅇ (연차등록료 감면 확대중소기업 등에 대한 특허·실용·디자인 연차등록료 감면을 30%에서 50%로 늘리고, 9년차까지 적용되던 감면 기간도 권리존속기간 전체로 확대 (‘18. 4. 예정)

ㅇ (스타트업 특허바우처스타트업 기업이 필요한 시기에 원하는 IP 서비스*를 선택하여 지원받을 수 있는 특허바우처(500~2000만원 범위) 제공 (‘18. 2. 시행)

국내·외 IP 권리화특허조사·분석특허기술 가치평가기술이전(라이선싱

 

ㅇ (특허키움 리워드 제도중소기업 및 개인이 특허청에 납부한 연간 출원료 및 최초등록료 총액이 기준금액을 초과하는 경우금액규모에 따라 일정비율(10~50%까지 차등)을 인센티브로 제공하여 기타수수료 납부 시 이용 (‘18. 4. 예정)

 

대국민 서비스 개선

ㅇ (특허 선행기술조사결과 제공전문인력 부족으로 선행기술조사가 어려운 중소·벤처기업 출원인을 대상으로 선행기술조사 결과를 심사 전에 제공하는 시범사업 실시 (‘18. 1. 시행)

ㅇ (일부 지정상품 취소 절차 간소화상표권 설정등록과 함께 일부 지정상품 포기 시별도 포기서 제출 없이 납부서에만 그 취지를 기재하여 제출하도록 간소화 (‘18. 1. 시행)


정인식 특허청 대변인은 빠르게 성장하고 있는 4차 산업혁명 분야에 능동적으로 대응하고중소·벤처기업에 실질적으로 도움이 될 수 있는 정책을 추진해 혁신성장 생태계를 조성하겠다고 밝혔다.

 


중국 상표법


「中华人民共和国商标法」

[法律, 2013.8.30., 修正]

 

第一章 总则

第一条 为了加强商标管理,保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。

 

  第二条 国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。

国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会,负责处理商标争议事宜。

 

  第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。

  本法所称集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

  本法所称证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项,由国务院工商行政管理部门规定。

 

  第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。

本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。

 

第五条 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。

 

第六条 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。

 

  第七条 申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理,制止欺骗消费者的行为。

 

第八条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

 

  第九条 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

 

  第十条 下列标志不得作为商标使用:

  (一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

  (二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;

  (三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

  (四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

  (五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

  (六)带有民族歧视性的;

  (七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;

  (八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

  县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

 

  第十一条 下列标志不得作为商标注册:

  (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

  (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

  (三)其他缺乏显著特征的。

  前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

 

  第十二条 以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。

 

  第十三条 为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。

  就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

  就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

 

  第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:

  (一)相关公众对该商标的知晓程度;

  (二)该商标使用的持续时间;

  (三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

  (四)该商标作为驰名商标受保护的记录;

  (五)该商标驰名的其他因素。

  在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标局根据审查、处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。

  在商标争议处理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。

  在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。

  生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

 

  第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

  就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

 

  第十六条 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。

  前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

 

  第十七条 外国人或者外国企业在中国申请商标注册的,应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理,或者按对等原则办理。

 

  第十八条 申请商标注册或者办理其他商标事宜,可以自行办理,也可以委托依法设立的商标代理机构办理。

  外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当委托依法设立的商标代理机构办理。

 

  第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则,遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜;对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密,负有保密义务。

  委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的,商标代理机构应当明确告知委托人。

  商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的,不得接受其委托。

  商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。

 

  第二十条 商标代理行业组织应当按照章程规定,严格执行吸纳会员的条件,对违反行业自律规范的会员实行惩戒。商标代理行业组织对其吸纳的会员和对会员的惩戒情况,应当及时向社会公布。

 

  第二十一条 商标国际注册遵循中华人民共和国缔结或者参加的有关国际条约确立的制度,具体办法由国务院规定。

 

第二章 商标注册的申请

  第二十二条 商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。

  商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。

  商标注册申请等有关文件,可以以书面方式或者数据电文方式提出。

 

  第二十三条 注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。

 

  第二十四条 注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。

 

  第二十五条 商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

  依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。

 

  第二十六条 商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。

  依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的,视为未要求优先权。

 

第二十七条 为申请商标注册所申报的事项和所提供的材料应当真实、准确、完整。

 

第三章 商标注册的审查和核准

  第二十八条 对申请注册的商标,商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕,符合本法有关规定的,予以初步审定公告。

 

  第二十九条 在审查过程中,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的,不影响商标局做出审查决定。

 

  第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

 

  第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

 

  第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

 

  第三十三条 对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

 

  第三十四条 对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

 

  第三十五条 对初步审定公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。

  商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

  商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。被异议人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼。

  商标评审委员会在依照前款规定进行复审的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。

 

  第三十六条 法定期限届满,当事人对商标局做出的驳回申请决定、不予注册决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,驳回申请决定、不予注册决定或者复审决定生效。

  经审查异议不成立而准予注册的商标,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前,对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力;但是,因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失,应当给予赔偿。

 

  第三十七条 对商标注册申请和商标复审申请应当及时进行审查。

 

  第三十八条 商标注册申请人或者注册人发现商标申请文件或者注册文件有明显错误的,可以申请更正。商标局依法在其职权范围内作出更正,并通知当事人。

  前款所称更正错误不涉及商标申请文件或者注册文件的实质性内容。

 

第四章 注册商标的续展、变更、转让和使用许可

  第三十九条 注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。

 

  第四十条 注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

  商标局应当对续展注册的商标予以公告。

 

  第四十一条 注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。

 

  第四十二条 转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

  转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。

  对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

  转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

 

  第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

  经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

  许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

 

第五章 注册商标的无效宣告

  第四十四条 已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

  商标局做出宣告注册商标无效的决定,应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

  其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效的,商标评审委员会收到申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

 

  第四十五条 已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

  商标评审委员会收到宣告注册商标无效的申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

  商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。

 

  第四十六条 法定期限届满,当事人对商标局宣告注册商标无效的决定不申请复审或者对商标评审委员会的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不向人民法院起诉的,商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。

 

  第四十七条 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。

  宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

  依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。

 

第六章 商标使用的管理

  第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

 

  第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

  注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

 

  第五十条 注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。

 

  第五十一条 违反本法第六条规定的,由地方工商行政管理部门责令限期申请注册,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。

 

  第五十二条 将未注册商标冒充注册商标使用的,或者使用未注册商标违反本法第十条规定的,由地方工商行政管理部门予以制止,限期改正,并可以予以通报,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。

 

  第五十三条 违反本法第十四条第五款规定的,由地方工商行政管理部门责令改正,处十万元罚款。

 

  第五十四条 对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

 

  第五十五条 法定期限届满,当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,撤销注册商标的决定、复审决定生效。

  被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。

 

第七章 注册商标专用权的保护

  第五十六条 注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

 

  第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

  (一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

  (二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

  (三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

  (四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

  (五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

  (六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

  (七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

  第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

 

  第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

  三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

  商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

 

  第六十条 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。

  工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。

  对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议,当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解,也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

 

  第六十一条 对侵犯注册商标专用权的行为,工商行政管理部门有权依法查处;涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关依法处理。

 

  第六十二条 县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报,对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时,可以行使下列职权:

  (一)询问有关当事人,调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况;

  (二)查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;

  (三)对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查;

  (四)检查与侵权活动有关的物品;对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品,可以查封或者扣押。

  工商行政管理部门依法行使前款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。

  在查处商标侵权案件过程中,对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的,工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后,应当恢复或者终结案件查处程序。

 

  第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

  人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

  权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

 

  第六十四条 注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

  销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

 

  第六十五条 商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

 

  第六十六条 为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。

 

  第六十七条 未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

  伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

  销售明知是假冒注册商标的商品,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

 

  第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)办理商标事宜过程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的;

  (二)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的;

  (三)违反本法第十九条第三款、第四款规定的。

  商标代理机构有前款规定行为的,由工商行政管理部门记入信用档案;情节严重的,商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务,予以公告。

  商标代理机构违反诚实信用原则,侵害委托人合法利益的,应当依法承担民事责任,并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。

 

  第六十九条 从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员必须秉公执法,廉洁自律,忠于职守,文明服务。

  商标局、商标评审委员会以及从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员不得从事商标代理业务和商品生产经营活动。

 

  第七十条 工商行政管理部门应当建立健全内部监督制度,对负责商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况,进行监督检查。

 

  第七十一条 从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,违法办理商标注册、管理和复审事项,收受当事人财物,牟取不正当利益,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。

 

第八章 附则

  第七十二条 申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当缴纳费用,具体收费标准另定。

 

  第七十三条 本法自198331日起施行。1963410日国务院公布的《商标管理条例》同时废止;其他有关商标管理的规定,凡与本法抵触的,同时失效。

  本法施行前已经注册的商标继续有效。



 

최근 상표법 개정에 따른 상표정의 규정의 변화가 있었는데...

아래 '작업실 1102호'의 글을 볼까요?

상표란 무엇인가요?



상표란 무엇인가요?


"상표"란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말합니다. 


여기서 "표장"이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 의미하죠.





즉, 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장이 아닌 것은 상표가 아니므로 상품에 사용된 것이라 하여도 그것이 단순히 상품의 심미감을 불러일으키게 하기 위하여 사용된 디자인이거나 자타상품 식별의사와 무관한 가격표시 등은 상표법상 상표가 아닙니다.




그렇다면 상표와 상호(商號)는 어떻게 다를까요?


상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 갖는데 반해 상호는 상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능이 있습니다.


그리고 상표는 상표법에 의한 보호를, 상호는 상법에 의한 보호를 받습니다.

다만, 자기의 상호를 상표로도 사용하고자 하는 경우 그것이 상표등록요건을 구비할 경우 상표등록을 받을 수가 있습니다.


그러나 사회에 널리 알려진 타인의 상호를 자기의 상표로 출원하여 등록받을 수는 없습니다.

(상표법 제34조 제1항 제6호).

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상표란 무엇인가요?  (0)2018.01.17
posted by 워크룸


 


www.iphuman.or.kr

무슨 이유인지 모르겠지만, 기왕에 알려진 사이트이니 가급적 유지를 하는 것이 나을 것 같은데...

과감하게 폐지해 버리네.






한국, 미국, 유럽, 일본, 중국-주요국 디자인 보호제도

# Design 2017.12.21 13:49

주요국 디자인 보호제도를 한눈에 확인할 수 있는 방법



디자인 분야 선진 5개국 협의체(ID5/Industrial Design 5 offices) 공식 웹사이트가 2017년 12월 4일부터 서비스를 시작했다고 합니다.


ID5는 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국 등 전 세계 디자인 출원량의 대부분을 차지하는 선진 5개국 협의체라고 하는데요. 이러한 ID5의 공식 웹사이트 서비스가 시작됨에 따라 각 나라의 관련 법령이나 제도 등에 대한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있을 것으로 기대됩니다.


공식 웹사이트는 영어로 되어 있는데, 주요 정보는 한국어, 중국어, 일본어 3개 국어로도 확인할 수 있다고 해요.


http://id-five.org/



평소 디자인 제도에 관심이 있어서 관련 기사를 보고 기뻐하며 들어가 이곳저곳 기웃거렸는데, 아직은 각국 사이트 해당 페이지로 연결하는 것 외에 더 나은 뭔가를 발견하지는 못했습니다. ;;


앞으로 더 나아지겠죠?


더 많은 서비스로 꽉 채워지는 사이트가 되길 기대하며, 더 들어가서 기웃거려보겠습니다.

해외 특허심사정보 확인 방법

#Patent 2017.12.26 14:53
  • 정말 세계화의 속도는... 앞으로는 영어의 중요성이 점점 커질 것 같네요. 일본어라도... 영어 자료는 거의 모두 일본어 자료로도 있다고 볼 수 있으니.

    uare 2017.12.29 10:41

인터넷으로 쉽고 빠르게 해외에 출원한 특허의 심사정보를 확인하는 방법


특허청은 지난 12월 1일 특허심사정보 통합조회서비스(OPD 홈페이지)에서 세계지식재산권기구(WIPO)의 심사정보를 추가로 제공하고 서비스 기능을 개선한다고 밝혔는데요. OPD는 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽 등 주요 국가에 출원된 특허의 심사진행 상황을 온라인으로 실시간 확인하고 원문조회도 가능한 서비스입니다. OPD 서비스는 특허청에서 2015년 3월부터 제공해왔던 서비스인데, 이번에 이를 대폭 개선한다는 것입니다.


- 심사정보 조회가 가능한 국가 추가.

- 특허절차 관련 문서 중 중요 문서만 선별하여 조회 가능(문서 필터링 기능 추가).

- 일반인도 특허심사내용과 직접 관련된 의견제출통지서 등 주요 문서를 조회 가능.

- 심사문서 원문 일괄 저장 기능 추가.

- 관련 절차가 진행될 때마다 이를 알려주는 'RSS' 알림 기능 추가.



해외에 특허출원한 분들은 꼭 확인해보세요~!



OPD 홈페이지: http://kopd.kipo.go.kr/


https://blog.naver.com/pworld2006/222664984781


2005후3284 판결의 취지에 따르되, 진보성을 지지한 판례.

대법원ᅠ2015. 7. 23.ᅠ선고ᅠ2013후2620ᅠ판결ᅠ【등록무효(특)】

[미간행]

【판시사항】

[1] 구 특허법 제29조 제2항에 따라 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 및 발명의 진보성을 판단하는 경우 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

[2] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 진보성의 판단 방법 / 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정되는 경우

[3] 갑 주식회사가 명칭을 “양방향 멀티슬라이드 휴대단말기”로 하는 특허발명의 특허권자 을을 상대로 특허발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허무효심판을 청구하였는데 을이 특허청구범위를 정정하는 청구를 하자 특허심판원이 정정청구를 인정하고 갑 회사의 심판청구를 받아들이지 않은 사안에서, 정정발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 사례

【참조조문】

[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 / [2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 / [3] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항

【참조판례】

[1] 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결(공2007하, 1486), 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결(공2009하, 2112), 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결 / [2] 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결(공2007하, 1582)

【전 문】

【원고, 피상고인】ᅠ주식회사 노키아티엠씨 (소송대리인 변호사 한상욱 외 5인)

【피고, 상고인】ᅠ피고 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김정국 외 5인)

【원심판결】

ᅠ 특허법원 2013. 9. 12. 선고 2013허1351 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. / 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. / 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결 등 참조).

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. (1) 명칭을 ‘양방향 멀티슬라이드 휴대단말기’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 2012. 11. 22. 정정청구된 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 슬라이드형 휴대단말기(원심 판시 ‘구성 1-①’)로서, 디스플레이 창을 구비한 상부본체(원심 판시 ‘구성 2’)와 서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부본체(원심 판시 ‘구성 3’), 상부본체가 하부본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되고(원심 판시 ‘구성 4’), 상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제1기능 키패드부를 구비하는(원심 판시 ‘구성 5’) 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기(원심 판시 ‘구성 1-②’)에 관한 발명이다. 이와 같은 이 사건 제1항 정정발명은 그 구성 가운데 구성 5가 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써, 상부본체가 하부본체에 대해 양방향으로 상대 슬라이딩될 때 고유의 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절히 사용하게 할 수 있는 인터페이스구조를 제공하고, 고유의 통신기능뿐만 아니라 게임이나 카메라 동영상을 디스플레이하는 엔터테인먼트 기능까지 각 모드에 맞추어 손쉽게 사용할 수 있어 멀티미디어화 되는 휴대단말기를 제공할 수 있게 되는 특유의 효과를 가지게 된다.

(2) 이에 비하여 한손으로 기능키를 조작하는 사용방식을 전제로 하는 원심 판시 비교대상발명 2, 4에는 이 사건 제1항 정정발명의 구성 5와 동일한 구성은 나타나 있지 아니하다. 다만 비교대상발명 2에는 이 사건 제1항 정정발명의 구성 중 구성 4와 마찬가지로 ‘덮개를 본체의 상단 방향으로 밀어 올리면 키버튼이 외부로 노출되고, 덮개를 본체의 하단부에 위치시키면 기능키가 외부로 노출되는 구성’이, 비교대상발명 4에는 이 사건 제1항 정정발명의 구성 중 ‘상부본체의 하측부에 제1기능 키패드부를 포함하는 구성’과 마찬가지로 ‘정면 폴더의 디스플레이부 하측부에 원형의 기능키와 기능버튼을 배열하는 구성’이 나타나 있기는 하다.

(3) 그런데 비교대상발명 2의 명세서에 “최근 통신기술의 비약적인 발전에 힘입어 이동통신단말기의 소형화가 이루어짐과 동시에 이동통신단말기 용도의 다양화가 이루어져, 이동통신단말기를 이용한 인터넷 검색, 동영상 재생, 각종 게임 등 다양한 기능수행이 가능해지고 있다. 따라서 이동통신단말기는 보다 많은 양의 정보를 한 번에 출력할 수 있도록 액정화면의 대형화가 요구되어지고 있고, 다양한 신호입력을 위하여 키버튼의 다양화가 요구되어지고 있다.”라는 기재가 있으나, 이러한 기술적 과제에 대한 비교대상발명 2에서의 인식은, 위 기재에 이어지는 “폴더형 이동통신단말기의 경우에는 액정화면과 키버튼을 별도의 위치에 구비시킬 수 있으므로 액정화면의 대형화와 키버튼의 다양화를 이룰 수 있지만, 플립형 이동통신단말기나 바형 이동통신단말기의 경우에는 동일한 면에 액정화면과 키버튼이 위치되어야 하므로 액정화면의 대형화와 키버튼의 다양화를 동시에 만족시키는 데에는 한계가 있다.”라는 기재 및 “액정화면과 키버튼을 겹치도록 구성하여 액정화면의 대형화와 키버튼의 다양화를 동시에 이룰 수 있는 이동통신단말기를 제공하는 데 목적이 있다.”라는 기재에 비추어 보면, 한손으로 기능키를 조작하는 사용방식을 벗어나 ‘디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 하도록 키버튼을 배치한다.’라는 기술사상에는 전혀 미치지 못하고 있음을 알 수 있다.

또한 위에서 보는 바와 같이 비교대상발명 2는 액정화면의 대형화를 기술적 과제의 한가지로 삼고 있는데, 비교대상발명 2에서 액정화면이 배치된 덮개에 기능키를 추가하는 시도는 이러한 기술적 과제에 반하는 것이다. 따라서 위와 같은 비교대상발명 2의 명세서 기재에 근거하여서는, 비교대상발명 2의 본체와 비교대상발명 4의 폴더부를 결합하면 이 사건 제1항 정정발명의 구성 5에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있다거나, 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 ‘상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩 될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능’하게 하기 위하여 용이하게 위와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 없고, 기록상 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 사정도 발견되지 아니한다.

(4) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 2, 4로부터 이 사건 제1항 정정발명의 구성 5를 용이하게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니한다. 결국 이 사건 제1항 정정발명은 비록 구성 5를 제외한 나머지 구성들이 비교대상발명 2, 4에 나타나 있다고 하더라도 위 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 정정발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

나. 그런데도 원심은 이 사건 제1항 및 제3항 정정발명은 비교대상발명 2, 4에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유가 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관ᅠᅠᅠ이인복 ( 재판장 ) ᅠᅠ김용덕ᅠᅠ김소영 ( 주심 ) ᅠᅠ

(출처 : 대법원 2015.07.23. 선고 2013후2620 판결 등록무효(특) [미간행])

손담비 "미쳤어"



[특허청] 2017 국제 지식재산 심포지엄 개최 안내

 

오는 11월 9일(목)에 특허청 주최, 한국지식재산연구원 주관으로
'4차 산업혁명과 지식재산의 미래'를 주제로 2017 국제 지식재산 심포지엄이 개최됩니다. 
 
  <행사 소개>  


서울행정법원 "변리사로 등록된 소속 변호사에 업무대리 지정 했다면 적법"
대한변협 "법무법인 통한 지재권 관련 전반적 업무 원스톱 서비스 길 열려 "


자세한 기사는 

https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=117766&kind=AA01.


서울행정법원 행정14부(재판장 김정중 부장판사)는 27일 주모씨가 특허청장을 상대로 낸 상표등록 출원 무효처분 취소소송(2016구합70000)에서 원고승소 판결했다.


주씨는 A법무법인에 상표등록 출원 업무를 위임했다. A법무법인은 구성원 변호사이자 변리사로 등록한 B변호사를 지정한 뒤 법인 명의로 주씨를 대리해 특허청에 상표등록 출원을 했다. 그러나 특허청은 "변리사법에 따라 변리사 아닌 자는 심사 대리업무를 할 수 없다"며 "A법무법인은 서류 제출 권한이 없다"면서 대리권 보정을 요구했다. 변리사법 제21조는 '변리사가 아닌 자는특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무 업무를 하지 못한다'고 규정하고 있다. A법무법인이 보정요구에 응하지 않자 특허청은 주씨에게 "변리사 아닌 자는 대리업무가 불가능해 대리권 보정할 것을 요구했으나 지정 기간 내 보정하지 않았다"며 상표등록 출원을 무효처분했다. 이에 반발한 주씨는 소송을 냈다.


재판부는 "B변호사가 이 사건 상표등록 출원 업무를 담당할 변호사로 지정됐고, B변호사가 변리사로 등록해 상표등록 출원 당시까지 계속해 변리사로 등록돼 있었다"며 "따라서 A법무법인은 B변호사를 상표등록 출원 업무를 담당할 변호사로 지정함으로써 상표등록 출원에 관해 주씨를 적법하게 대리할 수 있으므로 특허청의 대리권 보정요구는 부적법하다"고 밝혔다.


이어 "변호사법 제49조 2항은 '법무법인은 다른 법률에서 변호사에게 그 법률에 정한 자격을 인정하는 경우 그 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 그 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있다'고 규정하고 있고, 같은법 제50조 2항은 법무법인이 제49조 2항에 따른 업무를 할 때에는 그 직무를 수행할 수 있는 변호사 중에서 업무를 담당할 자를 지정해야 한다고 정하고 있다"며 "따라서 법무법인은 구성원이나 소속 변호사가 변리사 등록을 해 변리사 업무를 수행할 수 있는 경우 그 변호사를 담당자로 지정해 변리사 업무를 법인의 업무로 할 수 있다"고 판시했다.


대한변협(협회장 김현)은 28일 보도자료를 내고 이번 판결을 크게 환영했다. 변협은 "이번 판결을 계기로 국민들은 상표등록 출원 업무 등을 포함한 지식재산권에 관한 전반적인 업무를 법무법인을 통해 원스톱 서비스로 받을 수 있게 됐고, 법무법인은 변리사 자격을 갖춘 변호사로 하여금 상표출원 대리 업무를 하게 할 수 있어 산업재산권 출원 시장에 진출할 수 있게 됐다"면서 "앞으로 국민들이 변호사로부터 종합적인 지식재산권 법률서비스를 제공받고 관련 법률시장이 활성화·선진화되기를 기대한다"고 했다.


대한변리사회(회장 오규환)는 이번 판결을 심각하게 받아들이면서 대응 방안을 논의중이다. 변리사회 관계자는 이날 "판결 내용을 검토해 보겠다. 아직은 공식적으로 입장을 밝히기는 어렵다"고 말했다.

2017년에도 많은 제도의 변화가 있습니다. 꼭 알아 두어야 할 것!

특허심사 청구기간 단축.

특허취소신청제도 시행.

디자인 도용 관련 형사 처벌 규정 도입.

상용 문서 작성 프로그램 사용범위 확대(워드/한컴한글). 

[특허청]_2017년_새롭게_달라지는_지식재산_제도.pdf

특허청에서는 산업재산권에 관한 절차를 밟는 자 모두를 포괄하고, 고객 중심의 특허행정서비스를 구현하기 위해 기존 ‘출원인코드’의 명칭을 2016년 9월부터 ‘특허고객번호’로 변경하였습니다.

 

'특허고객번호'란 특허 등에 관한 절차를 밟으려는 자가 본인의 인적정보를 미리 특허청에 등록하고 특허청 고유번호를 부여받아 특허행정의 효율화를 도모하는 한편, 지식재산권에 대한 기본정보를 효율적으로 관리하기 위해 출원인 등에게 부여하는 고유식별번호입니다.

 

산업재산권법인 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 및 상표법 등은 "고유번호의 기재"라는 법조문을 두고 있습니다. 이에 해당하는 것이 바로 '특허고객번호'에 해당합니다.

 

이 법조문에 의하면 특허에 관한 절차를 밟는 자는 원칙적으로 자신의 고유번호를 신청하여 받아야 합니다.

 

또한 ‘출원인코드’와 유사한 명칭인 ‘대리인코드’ 및 ‘신청인코드’는 ‘대리인번호’, ‘신청인번호’로 변경되었습니다. 기존에 발급 받은 ‘출원인코드’는 별도 신청없이 ‘특허고객번호’로 계속하여 이용할 수 있습니다.

 

현재 특허고객번호 체계는 12자리로 되어있으며, 구체적인 내용은 아래와 같다고 합니다.

(예를 들어 삼성전자 특허고객번호는 '119981042713'인데, 1998년 국내법인에 104271번째 부여된 번호라는 의미인가 봅니다.)

 

산업재산권 자료를 키프리스(www.kipris.or.kr)에서 찾을 때 동명이인 등으로 어려운 점이 있는데, 특허고객번호를 알면 정확하게 찾을 수 있습니다.

 

 

 

 

분할출원이 가능한 시기를 검토하다가, 하나의 특허출원의 범위와 분할출원 일반에 대하여 살펴봤다.

분할출원 가능 시기는 최근 개정된 내용이기도 하고, 실무적으로도 중요하다.

특히 거절결정 또는 특허결정 이후의 분할출원 진행 관리는 매우 엄격해야 할 것이다.

 

하나의 특허출원의 범위와 분할출원.pdf

하나의_특허출원의_범위와_분할출원.hwp

 

 

 특허법 해석 관련 문의입니다.


A: 최초출원. 국내우선권의 기초가 됨. 현재 취하 간주됨.
B: A출원의 적법한 국내우선권 주장출원. 현재 출원 계속 중.
C: A출원의 적법한 분할출원. 현재 출원 계속 중.

이와 같은 경우에 있어서, 아래 두 가지를 문의합니다.

1.
B우선권 주장 출원을 분할하여 D분할출원을 하면서 A에 대한 국내우선권 주장이 가능한지? 심사기준은 가능.

2.
C분할출원을 분할하여 E분할출원을 하면서 A에 대한 국내우선권 주장이 가능한지? 심사기준은 불가능.

심사기준에 의하면 위 1번째 질문의 D분할출원의 경우 A에 대한 국내우선권 주장이 가능하다고 하는데, 그렇다면 위 2번째 질문의 E분할출원의 경우에도 국내우선권 주장이 가능할 것이라 판단되어 문의함.

심사기준에서는 위 E분할출원의 경우, 원출원이 우선권주장을 하지 않아서 우선권주장을 할 수 없다고 하는데, 법적 근거가 무엇인지 의문임. 어떤 법적 근거로 위 E분할출원은 국내우선권 주장을 할 수 없는지 그 법적 근거를 알고 싶음. 법해석상 그런 것이라면 그런 취지의 답변이라도 희망함.



참고: 심사기준 6106면

 

3D 출원시 반드시 알아야 할 필수 사항

 CADian 3D Viewer 프로그램

아래 화면에서 볼 수 있는 것과 같이 특허청이 배포한 프로그램은 다양한 3D 프로그램의 확장자를 지원한다.

기존에 이미 사용하고 있는 AUTOCAD와 상대적으로 쉽게 배울 수 있다는 Rhino를 활용하는 것이 좋아 보인다.

(약간 공부한 SolidWorks는? 공부한 것이 미미하여 아까울 것 없을 듯. ^^;)

- AutoCAD 파일(dwg, dwf), 3D-Max 파일(3DS), IGES, 3DM5가지 종류의 파일을 실시간으로 viewing 할 수 있도록 지원

          

확장자

응용 프로그램

비 고

.dwg

2D/3D CAD Drawing

.3ds

3D Studio

.iges

Initial Graphics Exchange Specification

*.igs

.dwf

Drawing web format

.3dm

3 Dimensional modeling

 

 

 

[정상적으로 보여지는 예]

 

시스템 권장사양 (본 권장사양이 아닐 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다)

  OS (Windows XP, Vista, Window 7)

  MS .Net Framework (3.5 SP1)

  Memory(500 MB 이상)

  Monitor(Dual monitor 권장)

                3D로 출원시 정상적으로 상단의 예와 같이 보여지는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

https://goo.gl/ZKg77K

 

주말에 작업을 하다가 특허출원 서류를 어떻게 작성해야 하는지 관련 규정을 찾아보게 되었습니다.

내친김에 관련 내용을 정리해 보았습니다. 필요한 도면 및 요약서를 작성하는 기준을 알게 되어 의미있는 공부였습니다.

특허출원 서류.pdf

특허출원 서류.hwp

 

 

 

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